本案中，被控侵權商品實物上使用的被控侵權標識起到識別商品來源的作用，屬商標性使用。即使本案中經營者的《可愛小豬》被認定為作品，但因其創作完成時間明顯晚于權利人商標獲準注冊時間，根據保護在先權利的原則，其著作權無法對抗他人在先的注冊商標專用權。

來源 | “上海高院”公眾號

文字 | 張健 張碩洋 上海市徐匯區人民法院

卡通人物“小豬佩奇”自誕生以來

便廣受大眾喜愛，

粉色“電吹風”的形象早已深入人心。

然而，伴隨著小豬佩奇的爆火，

“傍名牌”“蹭熱度”的現象也時有發生。

但是，卻有人辯稱是基于

自有知識產權進行售賣，

這是怎么回事？

近日，上海市徐匯區人民法院

（以下簡稱徐匯區人民法院）

審結了這樣一起侵害商標權糾紛案。

案情回顧

A公司經受讓取得“”商標專用權，有效期至2028年7月27日；又經注冊取得“”商標專用權，有效期至2031年7月6日。

2023年3月，A公司登錄某電商平臺，在黃某開設的店鋪內購買了兩雙兒童拖鞋，拖鞋背面上印有與前述商標相似的標識，如下圖：

A公司認為，黃某在某電商平臺開設的店鋪中銷售侵犯原告商標專用權的侵權商品，應承擔相應的侵權責任，故起訴到徐匯區人民法院，要求黃某賠償經濟損失及為維權支出的合理費用。

黃某則辯稱，其使用的是自有作品圖案及名稱，經地方版權局審核登記后享有作品《可愛小豬》的著作權，該作品經審核登記并在網絡平臺公示過，被控侵權商品均是基于自有知識產權在售賣，因此不構成侵權。但黃某在審理中未能提供相關證據原件。

人民法院裁判

徐匯區人民法院審理后認為，注冊商標專用權受法律保護。未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，容易導致混淆的，屬侵犯注冊商標專用權的行為。銷售侵犯注冊商標專用權的商品的，亦構成對注冊商標專用權的侵犯。

本案中，被控侵權商品實物上使用的被控侵權標識起到識別商品來源的作用，屬商標性使用。被控侵權商品與涉案商標核定使用的鞋類產品屬于相同商品，被控侵權標識與涉案商標構成近似，以普通消費者的一般注意力來判斷，容易引起混淆。

黃某辯稱被控侵權標識是對自有作品的使用，但其未提供相關證據原件。即使其提供的證據真實，根據其所提供的作品登記證書載明的《可愛小豬》創作完成時間，明顯晚于原告商標獲準注冊時間，根據保護在先權利的原則，其無權以其所稱的在后著作權對抗他人在先的注冊商標專用權，因此法院對該項抗辯意見不予采納。

鑒于A公司因被侵權所受損失、被告因侵權所得利益以及涉案商標許可使用費均難以確定，法院準許A公司提出的按照法定賠償確定經濟損失的主張，綜合考慮涉案商標的知名度、被控侵權商品的銷售情況、侵權行為性質、后果等因素，判決被告黃某賠償原告經濟損失及合理開支5.5萬元。

法官說法

陳婷婷

徐匯區人民法院知識產權審判庭二級法官

本案涉及知名卡通形象的著作權與商標權侵權認定，雖然權利人僅主張了商標權侵權責任，但在權利人同時享有小豬佩奇的著作權和商標權時，經營者在使用自有知識產權時需對在先權利人的相應權利進行避讓。本案的審理為經營者使用自有知識產權厘清了權利的邊界：

一、作品的認定應以獨創性為標準，而非著作權登記

我國著作權登記制度采用“自愿登記”制，作品登記與是否享有著作權之間不具有直接關系，登記機構僅對著作權登記進行程序性審查，不進行實質性審查。這意味著僅辦理著作權登記不等于作者因此享有著作權。

法院對于作品的認定仍將以獨創性為標準，綜合判斷作品是否是獨立創作完成，是否體現作者的創造性。不滿足獨創性標準的成果即使取得著作權登記，也有可能不被認定為作品。因此對經營者而言，除作品登記證書外，應妥善保管相應的創作底稿原件、發表證據等材料。

二、對自有知識產權進行商標性使用可能構成商標侵權

根據《中華人民共和國商標法》的規定，商標的使用是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。如果經營者在使用自有知識產權時構成了商標性使用，將有可能涉及商標侵權。

本案中，經營者將《可愛小豬》標識用于拖鞋上，起到了識別商品來源的作用，構成商標性使用，屬于在相同商品上使用與權利人商標近似的商標，容易導致混淆的侵權行為。因此，經營者在對自有知識產權進行商標性使用時應當秉持審慎的態度，避免構成商標侵權。

三、在后登記的著作權難以對抗在先注冊的商標權

即使本案中經營者的《可愛小豬》被認定為作品，但因其創作完成時間明顯晚于權利人商標獲準注冊時間，根據保護在先權利的原則，其著作權無法對抗他人在先的注冊商標專用權。經營者在經營過程中如需使用作品，也應審查該作品著作權是否侵犯他人在先權利，注意對注冊商標進行合理避讓。

法官提醒，誠信乃商家立身之本。經營者切莫抱有僥幸心理，通過將知名度較廣的注冊商標外形微調等手段“傍名牌”“搭便車”，此舉雖可短期獲利，但最終難逃法律追究。通過獨立創作和優質服務，打造自主品牌，形成品牌核心競爭力，才能立于不敗之地。

法條鏈接

《中華人民共和國商標法》

第五十七條 有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：

（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；

（三）銷售侵犯注冊商標專用權的商品的；

第六十三條 侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數合理確定。對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、注冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五百萬元以下的賠償。

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（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）

封面來源 | Pixabay