——兼評（2022）浙01知民初383號一審民事判決書

作者 | 林柏楠 張雪珍 北京市中咨律師事務所

“自由實施”一詞譯自英文“freedom to operate”，意指不受他人權利的妨礙實施特定技術的自由度。“自由實施咨詢項目”或“自由實施分析項目”指針對咨詢項目委托方正在實施/待實施技術方案的實施行為是否存在被認定侵犯他人專利權的風險進行分析的項目。此類項目完成后得到的是“自由實施咨詢報告”或“自由實施分析報告”，實際上就是專利侵權風險評估報告，并因此也常被稱為“專利風險評估報告”。

為方便起見，這類評估專利侵權風險的項目和報告在下文中簡稱“FTO項目”和“FTO報告”。

為方便起見，“委托方正在實施/待實施技術方案”在下文中簡稱“其技術方案”或“技術方案”。

一、關于FTO項目和FTO報告

1-1、FTO項目/FTO報告的主要功能

FTO項目的主要功能之一是規避投資風險。

企業在規劃、上馬生產或銷售項目或者商業購并項目之前先針對項目涉及的技術方案進行專利侵權風險分析有利于企業看清風險，并采取措施規避風險。

FTO項目和FTO報告的主要功能之二是避免或減低在侵權訴訟中被認定故意侵權的風險和避免或減低被判承擔懲罰性賠償責任的風險。

具體來講，FTO項目涉及的技術在實施過程中被他人起訴專利侵權的時候，被控侵權人有可能用FTO報告證明自己曾經為該技術進行了FTO法律咨詢、獲得了其實施該技術的行為對該項專利不存在被認定有侵權風險的FTO咨詢意見，并以此為理由支持其行為不構成“故意侵權”的主張，并且期望得到避免或減輕被追究懲罰性賠償責任的結果。

這樣的理念和制度源自于美國的法律和實踐。

2020年我國專利法第四次修改時引入了“故意侵權”和懲罰性賠償的概念和相應的制度。專利法第七十一條第一款的相關內容為：

“對故意侵犯專利權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額”。

這意味著，FTO報告自2020年以后也具有了上述主要功能之二。

1-2、商務慣例和政府政策

以實現上述主要功能之一為目的的FTO項目/FTO報告在國內早有實踐。筆者1994年就曾經接受委托為石化行業大型國企就丙烯腈成套設備和催化劑技術的技術引進項目的續簽合同談判提供FTO咨詢。不過，這種在商業項目開展之前由專業機構提供FTO咨詢報告的做法還是近十余年內在國內大面積推廣的。

本世紀第二個十年以來，政府一直在大力推動企業知識產權管理制度化、標準化，以避免和減低知識產權侵權風險。例如，2012年，北京市知識產權局主導制定了北京市地方標準《企業知識產權管理規范》DB11/T 937—2012（2021年更新）。國家知識產權局也于2013年主導制定了國家標準《企業知識產權管理規范》GB/T 29490-2013。2023年該規范被更新為《企業知識產權合規管理體系 要求》GB/T 29490-2023。

這些國標和地方標準要求企業在投融資、企業重組等工作項目上開展知識產權盡職調查（國標2023年版本第8.1.3.3條和8.1.3.4條）；在知識產權的轉讓、并購和收購等工作項目中對知識產權進行評估和盡職調查（北京市地方標準2021年版第7.6.2.1條和第7.6.2.5條）；采取措施，避免或降低生產經營活動中所涉及的設備、軟件等侵犯他人知識產權的風險，定期監控產品及工藝可能涉及他人知識產權的狀況，分析可能發生的糾紛及其對企業的損害程度，提出防范與應對預案（國標2023年版第8.1.4.1條）；在立項階段進行知識產權風險評估，并將評估結果、防范預案作為項目立項與整體預算的依據（國標2023年版第8.2.1條）。

這種在商業項目開展之前由專業機構提供FTO報告的做法正在逐漸成為企業普遍遵守的良好規范。

專利法第四次修改增加的故意侵權和懲罰性賠償制度為FTO項目/FTO報告增加了上文歸納的主要功能之二。這為上文所說的良好商業規范的進一步推廣添加了催化劑。

二、FTO報告內容

FTO報告的內容和格式未見官方標準。筆者認為，為了實現上文歸納的兩個“主要功能”，尤其是“主要功能之二”，FTO報告起碼應該覆蓋如下幾項內容。

2-1、FTO報告應該覆蓋的內容

（1）委托方實際實施的技術方案。

FTO報告應該包括委托方的技術方案的詳細具體的信息，起碼詳細到足以對所有被分析專利的所有獨立權利要求進行分析的程度。

如果FTO報告里沒有記載委托方的技術方案的信息，該FTO報告將無法被認定與任何一個侵權訴訟案件有關聯性，并因此無法用來作為支持被告提出的“非故意”的主張的依據。

委托方需要注意向提供FTO咨詢服務的律師提供真實的技術方案的信息。委托方提供的信息與其實際實施的技術方案不相符合者，其獲得的FTO報告將無任何證明作用。委托方需要為此承擔不利后果。

如果委托方因為任何原因在獲得了FTO報告之后變更了其技術方案，則需要通知為其提供FTO咨詢服務的律師重新檢索和更新報告。

（2）原告在侵權訴訟中所依靠的專利

在專利侵權訴訟程序中，被告發現原告所依賴的專利根本沒有在FTO報告的檢索范圍之內，或者該專利在檢索范圍之內，但未經分析判斷而被排除掉了，則這樣的FTO報告應該無法被認定與該侵權訴訟案件有關聯性，不能用來支持被告所提出的“非故意”的主張。

企業在針對其技術方案委托律師做FTO檢索分析的時候往往并不知道將來會有哪一位專利權人指控其實施行為侵犯了其專利權。為了使FTO報告具有上文所論述的“功能之二”，提供FTO咨詢服務的律師宜考慮采取如下幾項措施：

（A）做盡可能充分完善的FTO檢索，盡量避免漏檢；

（B）除了經判斷認定存在字面侵權風險的專利外，對于需要判斷等同侵權風險和共同侵權風險的所有專利在FTO報告里也要做詳細分析；

（C）對于與委托方的技術方案非常接近但能夠認定不存在侵權風險的專利最好根據相關度取一定數量在FTO報告里做詳細分析，而不是直接排除；

（3）檢索

對于由提供FTO咨詢服務的律師負責檢索的項目，FTO報告應該包括檢索報告，并需要交代檢索工作過程和對應的工作內容，包括檢索方式和檢索結果歸納，以便于委托方核查。

（4）充分地分析和說理

對于經判斷存在侵權風險的專利以及與委托方的技術方案非常接近但能夠認定不存在侵權風險的專利，FTO報告應該做特征比對，給出清晰準確、令人信服的說理和結論，使得委托方有足夠信心依賴這個報告做出相應的商業決策。

這種分析和判斷需要以事實為依據，以法律為準繩，站在客觀中立的角度進行。一般可以采取推演專利侵權訴訟過程，推測訴訟結果的方式進行分析。

FTO報告中對侵權風險的分析判斷應該包括字面侵權、等同侵權、共同侵權等，必要時參考專利審查文檔和引據判例。

筆者認為，如果FTO法律咨詢報告沒有給出令人信服的分析說理，或者根本沒有分析說理（例如只有無理由的斷言），則這樣的報告應該不足以讓被告確信其實施其技術方案的行為不存在被認定侵權的風險或被認定屬于侵權行為的風險很低。筆者認為，這樣的咨詢意見不能用來支持非故意（并減輕或免除懲罰性賠償責任）的主張。

（5）其他

如果委托方需要，FTO報告可以包括變更產品設計/工藝路線以規避侵權風險的建議，甚至具體技術方案。

如果委托方需要，并且提供了相應信息，FTO報告可以包括不侵權抗辯的意見和專利有效性意見。

2-2、專利有效性意見與專利侵權風險意見

如果經FTO分析認定委托方的技術方案的實施對某專利存在被認定侵權的風險，而且變更技術方案以規避侵權的可能性不存在的話，委托方通常會要求提供FTO咨詢服務的律師對該有威脅的專利補充做專利有效性分析。

對于專利有效性意見與專利侵權風險意見之間的關系，筆者有如下認識。

（1）FTO報告應該對每一個存在侵權風險的專利給出明確無誤的侵權風險分析和結論。這是提供FTO咨詢服務的律師的責任。委托方要求針對該專利補充做專利有效性分析的，律師應該在針對該專利的侵權風險分析和結論之外另行提供專利有效性分析和結論。

由于專利有效性分析報告并不回答委托方的技術方案是否落入該專利的權利要求的范圍的問題，因此，專利有效性分析結論并不是不侵權分析結論。專利有效性分析報告所回答的僅僅是當實施該技術方案的行為被指控侵權時，被告有多大把握確信該專利會被宣告無效。

（2）如果一個FTO報告沒有對某專利做侵權風險分析和結論，而只對該專利的有效性進行了分析，或者以該專利經有效性分析應該被無效為理由認定不存在侵權風險，則應該推定提供FTO咨詢服務的律師默認了被分析的技術方案落入該專利的權利要求范圍，并且推定項目委托方也清楚知曉如果該專利不被宣告無效的話，該技術方案的實施存在侵犯該專利權的風險。

提供FTO咨詢服務的律師沒有明確告知委托方存在侵權風險的，律師需要承擔未能盡職的責任。律師在FTO報告中明確告知了委托方存在侵權風險，委托方未采取任何行動排除/減低侵權風險的，委托方自己承擔不利后果。

（3）FTO咨詢報告的委托方在收到其技術方案存在侵權風險的結論和相關專利存在被宣告無效的可能的結論之后應該直接采取行動去請求宣告該專利無效。這是委托方排除該侵權風險的唯一可行路線。

一個企業設立FTO項目的根本目的，也就是“初心”，是發現并規避或減低商業項目的實施可能帶來的專利侵權風險。如果發現其技術方案落入他人專利權利要求的范圍、存在被認定侵權的風險，該企業應該變更設計，規避風險。如果無法變更設計，企業應該啟動專利無效程序來排除風險。如果企業既不變更設計，也不啟動專利無效程序，直接實施其技術方案，則這個FTO項目的“主要功能之一”（規避風險）就根本沒有實現。如此，應該認定該企業獲得的FTO報告也不應該具有“主要功能之二”，不能用來證明該企業的行為不屬于“故意侵權”。

企業常見的商務對策是收到FTO報告和相關專利有較大可能被認定無效的專利有效性分析報告之后不選擇馬上提出專利無效宣告請求，而是等待專利權人發出警告或提起訴訟之后再考慮提出宣告專利無效的請求。

這種商務策略從實踐角度看有一定合理性。如果專利有效性分析扎實可靠，則委托方應該有信心在專利侵權民事案件尚無實質性進展的情況下得到專利被宣告無效的決定。然而，這種商務策略本身也是有風險的。如果委托方未能實現將專利宣告無效的目的，則與其在收到專利有效性報告后當即提出無效宣告請求并當即失敗的選項相比將可能增加損失。

如果一個企業在被起訴侵權之后仍然無動于衷，不請求宣告該專利無效，則應該認定該企業本來就無意排除或減低侵權風險，不能認定該企業無侵權的故意。這是因為，如上文討論，該企業本來就知道如果不將該專利宣告無效的話，其實施技術方案的行為存在被認定侵權的風險。

（4）FTO報告以專利有效性意見代替專利侵權風險意見，或者采用“專利應該無效=無侵權風險”的推導邏輯的，法院應該要求被告立即啟動專利無效程序。由于專利無效程序結案周期相對較短，只需要大約五六個月，法院完全可能在專利侵權案件尚無實質性進展的階段得到專利無效案件的審查決定。專利被宣告無效的，自然駁回起訴。相關權利要求被維持有效的，應該推定被告提供的專利有效性報告對“故意侵權”的認定沒有參考價值。

總之，筆者認為專利有效性分析意見不是專利侵權風險分析意見，也不能代替專利侵權風險分析意見。專利有效性意見僅僅是給委托方提供的排除侵權風險的路徑建議和成功率評價。

（5）筆者在為國外的企業在中國的投資、購并項目提供FTO咨詢意見時也曾有過委托方提出用有效性意見替代FTO意見的建議。委托方的理由是：無效的專利不存在被侵權的可能。對于這樣的建議，筆者始終堅持一個標準，就是分別提供專利侵權風險分析意見和專利有效性分析意見這樣兩個意見。

顯然，外國企業所說的“無效的專利不存在被侵權的可能”的學說應該是建立在外國的法律體系和訴訟理論、實踐的基礎之上的。

中國的實際情況是專利侵權和專利確權裁判采用雙軌制。審理專利侵權案件的法院對專利有效性并無管轄權。即使是對專利侵權和專利確權案件都有管轄權的北京知識產權法院在侵權案件審理過程中也并不審理專利有效性。因此，專利侵權訴訟案件審理的一個基本設定是授權專利推定有效。

正是由于雙軌制的存在，審理專利侵權民事訴訟案件的法院并不具有足夠的知識和經驗使其得以對被告提供的專利有效性法律意見是否足以讓被告依賴作為其商業決策的基礎進行判斷。

在外國的法律體系和訴訟理論、實踐的基礎之上產生出來的學說不必然適用于中國的體系。

三、（2022）浙01知民初383號一審民事判決書

經檢索，發現有幾件2023年的一審判決涉及專利風險評估報告在懲罰性賠償認定上的效力，包括杭州市中級人民法院于2023年10月30日就佛?市順德區美的飲水機制造有限公司訴艾歐史密斯（中國）環境電器有限公司侵犯其專利號為201710223347.6的發明專利的專利侵權案做出的（2022）浙01知民初383號一審民事判決書和 (2022）浙01知民初384號一審民事判決書，以及天津市第三中級人民法院于2023年12月28日就佛?市順德區美的飲?機制造有限公司訴艾歐史密斯（中國）環境電器有限公司侵犯其專利號為201720243485.6的實用新型專利的專利侵權案做出的（2022）津03知民初151號（之一）一審民事判決書。

下文以浙01知民初383號一審民事判決書（下稱“浙383號判決”）為例展開討論。

3-1、涉及故意侵權和懲罰性賠償的基本事實

該判決書提供了如下基本信息。

（1）涉案專利為一件發明專利，專利號為201710223347.6。該專利的申請日為2017年4月6日，公開日為2018年4月13日，授權公告日為2021年6月25日。該發明專利的專利權人就同樣的發明于同一申請日提出了一項實用新型專利申請，申請號為 201720357851.0，授權公告日為2017年11月24日。

（2）該案被告在上述實用新型專利公告日之后、發明專利申請公開日之前（也就是在不知道該發明專利申請存在的情況下）委托某知識產權代理公司和某律師事務所針對上述實用新型專利出具了一份專利風險評估報告和一份專利有效性分析報告。該案中被告提交了這兩份報告作為證明其行為不構成故意侵權的證據。

從判決書的內容看，該專利風險評估報告以該實用新型的權利要求1和部分從屬權利要求相對于美國專利申請US5766468（現有技術）不具創造性，以及被告技術方案未落入權利要求8為由而認為“可以排除該實用新型專利的風險”，因此被告的行為不構成故意侵權。

（3）從浙383號判決書的內容推斷，該案被告在涉案發明專利申請公開以后并未針對該發明專利申請和后來授權的發明專利做補充專利風險評估，而是僅僅依賴對該實用新型專利的有效性評估和對權利要求8的侵權風險評估作為其商業實施行為的風險的判斷依據。

（4）被告在發明專利公開之前即與專利權人聯系，聲稱其在侵權風險檢索時發現了可能對被告產品造成影響的該實用新型專利以及其他實用新型專利和發明專利申請。被告希望從原告獲得免費專利許可。

原告在涉案發明專利公開之前給被告回信拒絕了被告的請求。

3-2、浙383號判決對故意侵權和懲罰性賠償的認定

浙383號判決書有如下幾項認定：

（1）被告向原告謀求涉案專利的免費許可意味著被告明確知曉專利技術方案的存在，符合《最高人民法院關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第三條第二款第四項規定；而且，原告對于被告所提要求的明確拒絕可視為通知被告不得進行侵權行為，符合該法條第二款第一項的規定。

浙383號判決書因此認定被告的行為屬于漠視侵權風險有意而為之，為故意侵權。

（2）浙383號判決書認為，“史密斯公司單?委托的評估，相對于不具有利害關系的共同委托第三?評估、請求?政機關或司法機關作出判定??，在客觀性和效?上并未達到合理?度”。

（3）被告在明知涉案侵權產品可能落入涉案專利保護范圍且未得到專利權人許可的情況下繼續大規模制造侵權產品，主觀過錯程度較大、侵權行為情節嚴重。但鑒于被告委托他人作出侵權評估報告，其侵權惡意較之漠視法律的侵權人仍有區別，可酌情減輕其賠償責任。法院據此將懲罰性賠償的倍數確定為1.5倍。

3-3、討論

（1）涉案發明專利的侵權風險未曾評估

被告所獲得的風險評估報告并未對該侵權訴訟案中的涉案發明專利進行任何分析評估，而僅僅評估了該發明專利同日提出申請的實用新型專利的有效性和對權利要求8的侵權風險。因此，該風險評估報告不能證明該被告注意到了該項發明專利的存在并且有理由相信其商業實施行為不存在侵權風險。因此，該風險評估報告不能用來作為免除或減輕懲罰性賠償的依據。

此外，該發明專利公開和授權后，被告沒有委托第三方對風險評估報告做相應的補充。顯然，該風險評估報告的存在這一事實本身也不能證明該被告對其商業實施行為的風險給出了足夠的主觀注意，不能證明該被告在規避侵權風險方面足夠勤勉盡責。因此，該風險評估報告還是不能用來作為免除或減輕懲罰性賠償的依據。

浙383號判決書未能識別出該問題，沒有相應認定。

（2）有效性評估不能替代對侵權風險的評估

被告所獲得的風險評估報告用有效性分析替代侵權風險分析。浙383號判決書未能識別出兩者的區別，沒有明確其立場。

（3）對實用新型權利要求的有效性評估不能替代對發明專利權利要求有效性的評估

涉案發明專利的授權權利要求比實用新型權利要求范圍窄。實用新型的所有權利要求的所有特征加一起還沒有發明專利的權利要求1的技術特征多。顯然，對實用新型的權利要求的有效性的判斷根本不能替代對發明專利授權權利要求的有效性判斷。浙383號判決書未能識別出該問題，沒有相應認定。

（4）否定單方委托咨詢意見的價值是錯誤的

浙383號判決書沒有確認被告提供的評估報告中存在的上述問題，沒有用這些問題確認評估報告的價值，而是簡單地從原則上否定了當事人單方委托的風險評估的價值。

筆者認為，浙383號判決書否定單方委托咨詢意見的價值是完全錯誤的。

首先，如上文歸納，這種在商業項目開展之前由專業機構提供FTO報告的做法正在逐漸成為企業普遍遵守的良好規范。而這種在政府政策推動下形成的良好商業規范所依靠的就是單方委托專業機構提供的法律咨詢意見。

該案合議庭顯然不了解國家主管機關推動了十幾年的企業知識產權管理規范，對已經形成的良好商業實踐一無所知。

浙383號判決書對當事人單方委托的風險評估的參考價值的否定是對這一良好商業實踐的否定，因此是非常有害的。

第二，浙383號判決書所構思的“共同委托第三方評估”在實踐上應該完全行不通。侵權/不侵權分析的基本要求就是要針對技術實施人的技術方案進行分析。如果該技術實施人去找專利權人商量“共同委托第三方評估”，而且專利權人同意做這樣的評估，該技術實施人第一個需要做的就是將其技術方案和盤端出給專利權人看。這對于該技術實施人來講是風險巨大、結果無法預料的思路，而且披露的信息還可能涉及己方商業秘密。因此，這樣的技術實施人根本無法將浙383號判決書所構思的“共同委托第三方評估”做為可行選項。

“共同委托第三方”做專利有效性評估對技術實施人來講沒有風險，但很難想象專利權人會有興趣配合。本案中專利權人的反應應該很有代表性。

總之，浙383號判決書所說的“共同委托第三方評估”是脫離實際的空想，不能作為民事審判中預期當事人合理商業行為的基礎。

第三，浙383號判決書所說的“請求行政或司法機關作出判定”的一個可能的解釋是該案合議庭認為被告應該直接想辦法走正式走訴訟程序，拿到人民法院對不侵權的判定。然而，這樣的認識也完全不現實。一個技術實施人先行啟動確認不侵權之訴并無相應的程序規定。不僅如此，這樣的訴訟也同樣需要技術實施人先把自己的技術方案和盤端出，拿到法院評理。浙383號判決書所提出的直接請求行政或司法機關作出侵權判定的構思對技術實施人來講是無法實施并且不可取的選項。

總之，浙383號判決書對當事人單方委托的風險評估報告的參考價值的否定完全沒有合理性，而且完全無視了律師咨詢意見對促進合法競爭、避免無謂訟爭的價值和作用，并因此是完全錯誤的。

此外，浙383號判決書所說的“請求行政或司法機關作出判定”也可以被理解為該案合議庭認為被告應該直接請求宣告專利無效，而不是依賴律師提供的有效性意見。筆者認為，這種認為專利有效性問題應該直接走專利無效程序、不承認專利有效性咨詢意見在對“故意侵權”的認定上的價值的思路是有道理的。

（5）從表面上簡單肯定風險評估的價值也是不正確的

浙383號判決書在確定懲罰性賠償的倍數的時候肯定了被告委托第三方做侵權風險評估的積極意義：“鑒于史密斯公司委托他人作出侵權評估報告，其侵權惡意較之漠視法律的侵權人仍有區別，本院認為可酌情減輕其賠償責任”。

筆者認為，浙383號判決書中的這個立場也是完全錯誤的。

該案的合議庭沒有追究被告是否針對涉案發明專利做了侵權風險分析，沒有追究用實用新型的權利要求的有效性分析能否證明發明專利的有效性，也沒有追究在該案中被告所依賴的其單方委托的風險評估報告是否給出了明確而充分的說理，足以使被告相信其實施技術的行為不存在侵犯該專利的風險，而僅憑被告曾經找人做過侵權風險評估報告這個動作本身具有積極的善意而認可該動作的價值。

浙383號判決書的這一態度是把企業在商務活動中對侵權風險的規避僅僅理解為一種姿態，而不是腳踏實地地行動。這樣的態度是在鼓勵市場經營的主體做表面文章，而不是切實地認識和判斷侵權風險，并采取行動規避侵權風險。這樣的價值導向是有害的。

四、延伸討論

4-1、資質

對于出具FTO報告的單位和個人的資格，國家沒有硬性規定。

FTO項目和FTO報告涉及對委托方的技術方案的理解，涉及對被檢索出來的專利的相關性的判斷，涉及對專利侵權訴訟法律和程序的知識和經驗，需要對各目標專利進行字面侵權、等同侵權、共同侵權風險的判斷，并據此向委托方提供咨詢意見。正常的認識是，應該由在特定技術領域和專利民事訴訟領域有專門知識的人，例如律師和/或專利代理師，承接FTO項目并完成FTO報告的制作。

筆者認為，如果FTO項目以實現上文討論的“主要功能之二”，即避免或減低在侵權訴訟中被認定故意侵權的風險并因此相應減低承擔懲罰性賠償責任的風險為目的之一，就是說該FTO報告將在未來訴訟程序中當作支持“非故意”主張的證據，則應該由執業律師和/或具有代理民事訴訟資質的執業專利代理師來承接FTO項目并完成FTO報告的制作。不具有此資格的人出具的報告不能被認為有理由被FTO項目委托方相信并依賴，不能用來作為支持其“非故意”并免除懲罰性賠償的主張的證據。

如果FTO項目以實現上文討論的“主要功能之一”（規避投資風險）為唯一目的，也就是用于企業內部做合規/商務決策判斷，而不是在訴訟程序中當作支持“非故意”主張的證據，FTO報告的完成人的資質的重要性相對低一些，只要委托方有足夠信心即可。此類報告也可以由企業內部的法律、專利顧問完成。

據筆者理解，在美國的侵權訴訟中，如果被告展示的FTO報告不是由美國的執業律師出具的，這樣的FTO報告將不會被美國法院考慮。

據筆者理解，中國企業走出去，由中國的律師或專利代理師為企業提供美國專利的FTO分析報告對企業自用也許有一定用處（“主要功能之一”），但在發生專利侵權訴訟時應該不具有證明非故意的證據價值，無法用來減少懲罰性賠償風險。

同理，在國內的專利侵權訴訟中，被告提供由外國律師/專利代理師出具的中國專利FTO報告應該同樣沒有證據價值（只具有“主要功能之一”），不能用來證明被告沒有侵權的主觀故意，不能用來支持被告提出的減少懲罰性賠償的主張。

4-2、訴訟程序

FTO報告在訴訟程序中的使用尚無明文規定。下面是筆者的一孔之見。

（1）FTO報告當證據的話，出具報告的人應該到庭參加質證，未經質證的報告不能采信。

（2）FTO報告中沒有記載被告的技術方案的信息的，應該直接認定該FTO報告沒有證明力，不能用作定案依據。

（3）FTO報告中沒有針對原告采用的專利給出侵權風險分析的，應該直接認定該FTO報告沒有證明力，不能用作定案依據。

（4）FTO報告以專利有效性意見代替專利侵權風險意見（或者采用“專利應該無效=無侵權風險”的推導邏輯）的，應該要求被告啟動專利無效程序。

（5）FTO報告中記載了被告的技術方案的信息，并且明確記載和分析了原告的專利的，應該考察FTO報告針對該項專利的分析和說理是否足夠充分和明確、足以讓被告作為其實施行為的風險的判斷依據。

出具FTO報告的律師應該到庭解釋該報告，回答質詢。被告應該用證據說明被告經過怎樣的程序依賴了FTO報告的判斷和結論，做出了怎樣的商務決策。

4-3、企業FTO項目工作流程

企業的FTO項目工作流程沒有官方規定。筆者認為，企業的FTO項目工作流程應該包括以下幾點。

（1）項目團隊要求

FTO法律咨詢項目的委托方應該要求提供FTO咨詢服務的律師事務所在參與項目工作之前提供該事務所專門為該項目安排的律師/專利代理師團隊的基本情況，尤其是執業資質、執業年限和專業技術背景，以及FTO報告各部分的分工安排，以便委托方判斷該律師事務所有否完成FTO項目工作的能力。

FTO報告應該由完成項目的所有執業人員簽署，并標明每個人的執業資格。

（2）審核工作質量和驗收

FTO項目的委托方應該審核律師事務所的項目工作質量，并安排項目驗收。

驗收工作應該有委托方的法律、知識產權領域專家、技術專家和商務項目有決策權的負責人參加。

FTO項目的主要完成者應該參加驗收會接受質詢。

驗收的重點應該包括審核FTO檢索策略的合理性和漏檢風險，審核FTO報告所依據的委托方技術方案的信息準確性，被認定存在侵權風險的專利的分析判斷的準確性和合理性，以及經過論證被認定侵權風險很小或排除侵權風險的專利的分析判斷的準確性和合理性。

委托方無論是否安排驗收，都應該對依賴該FTO報告的意見作出商業決策這一事實做相應的文件記載。

（3）補充和更新

FTO項目涉及的商業項目的實施因故延期的、委托方的技術方案發生變更的，委托方應該通知提供FTO咨詢服務的律師對FTO報告進行及時補充和更新。

（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）

封面來源 | Pixabay 編輯 | 有得