（2018）京73行初2626號案中涉及是否接受同一申請人在先申請、在后公開的專利中記載內(nèi)容作為補充實驗數(shù)據(jù)，證實專利中概述性描述的技術效果，北京知識產(chǎn)權法院認為應該接受與采信該補充實驗數(shù)據(jù)，但并不認為原告這一撰寫方式對于申請人而言是一種可預期的作法[1]。本文梳理了這一案例，結合審查指南修改和近期磷酸蘆可替尼的鹽型專利無效審查決定，以期對關聯(lián)技術專利撰寫和布局提供一些可借鑒的方法和思路。
一、涉及藥物信息
（2018）京73行初2626號案涉及貝格列凈（bexagliflozin）的鹽型晶體專利，該藥物是TheracosBio公司研發(fā)的一種鈉-葡萄糖協(xié)同轉運蛋白2(SGLT2)抑制劑，2023年01月20日FDA批準作為飲食和運動的輔助手段，以改善成人2型糖尿病患者的血糖控制；2024年01月04日在中國新藥上市申請（NDA）獲CDE受理，結構式如下：

二、涉案專利布局
申請人在2008年08月22日申請了貝格列凈的化合物專利PCT/US2008/074058（以下簡稱“058”號專利）[2]，并在2009年08月21日申請了鹽型晶型專利PCT/US2009/054585[3]。從下圖可以看出，鹽型晶型專利的優(yōu)先權日與“058”號化合物專利的PCT申請日為同一天，且同時“首次”記載了貝格列凈的雙L-脯氨酸復合物及其制備方法，但鹽型晶型專利做了底物拓展形成通式化合物的鹽和方法學，以期拓展保護范圍選擇了另案申請。由于鹽型晶型專利優(yōu)先權和“058”號化合物專利同日申請，所以化合物專利并不構成現(xiàn)有技術和抵觸申請。

鹽型晶型專利中，針對貝格列凈雙L-脯氨酸復合物記載了其制備和晶體表征數(shù)據(jù)，說明書概述性記載了復合物和母體化合物貝格列凈抑制SGLT2的技術效果，但未記載具體實驗數(shù)據(jù)；即未對復合物進行實際技術效果的測試，也未將“058”號化合物專利中貝格列凈的具體試驗效果數(shù)據(jù)記載到鹽型晶型專利中。這一撰寫方式，在實審過程中認為無法基于專利申請文本和現(xiàn)有技術預期復合物具有更好的抑制SGLT2的技術效果，并引發(fā)了后續(xù)復審和行政訴訟。

三、鹽型晶型專利授權確權過程
鹽型晶型專利通過PCT進入中國（母案申請?zhí)?00980140105.4）[4]，并進行了分案（申請?zhí)?01410098658.0，簡稱“658”號專利）[5]；母案和分案都經(jīng)歷了駁回復審，母案復審維持駁回后申請人放棄，分案復審維持駁回決定后提起了行政訴訟（2018）京73行初2626。北京知識產(chǎn)權法院采信了原告復審階段補充提交的實驗數(shù)據(jù)（即“058”號化合物專利記載的貝格列凈的具體試驗數(shù)據(jù)），撤銷了分案的復審決定，但法院并不認為原告這一撰寫方式對于申請人而言是一種可預期的作法。2021年8月國知局重新組成合議組審查并發(fā)出復審通知書，復審通知書指出在考慮補充實驗數(shù)據(jù)的基礎上，也不符合創(chuàng)造性，最終分案駁回失效，即回到了評價化合物本身不具備創(chuàng)造性的觀點上。涉案鹽型晶型專利的整個授權確權流程如下，本文重點對“658”號分案補充實驗數(shù)據(jù)和專利撰寫布局進行分析：

3.1 分案駁回決定
“658”號專利整個授權確權過程中，均未修改權利要求；爭取的最大保護范圍為權1保護的貝格列凈雙L-脯氨酸復合物的晶型（以3個XRPD衍射特征峰進行限定），并在權6中限定了具體晶體具體XRPD粉末衍射圖，筆者認為這是申請人能接受的最小保護范圍，所以整個過程中未修改權利要求。
駁回決定中引用的對比文件為BMS申請的達格列凈雙L-脯氨酸復合物（WO2008/002824A1）[6]，指出區(qū)別技術特征為：1）結構不同：達格列凈為乙氧基，涉案專利為環(huán)丙氧基乙氧基；2）因結構不同導致的粉末衍射不同。解決的技術問題為：提供一種替代的SGLT2抑制劑的L-脯氨酸復合晶體。

結構上分析，駁回決定中指出母核不變，將乙氧基替換為環(huán)丙氧基乙氧基容易想到。技術效果上，并不能證明取代基的變化帶來何種更好的技術效果；即沒有采納申請人主張的說明書有記載，但未有試驗證實的“具有SGLT2選擇性抑制作用”這一“斷言式”技術效果，以不具備創(chuàng)造性駁回。
3.2 分案復審分析
申請人在答復復審通知書過程中，補充了附件1：申請人在先申請、在后公開的“058”號化合物專利，記載了貝格列凈的技術效果，顯示其對SGLT2選擇性抑制作用，IC50<1μm；附件2：2011年發(fā)表的有關貝格列凈對SGLT2選擇性抑制效果文章。通過補充數(shù)據(jù)，結合涉案專利申請時記載的技術效果，來證明本申請具有“SGLT2選擇性抑制作用”效果，證實相比現(xiàn)有技術具有有益效果，同時闡述了將乙氧基替換為環(huán)丙氧基乙氧基非顯而易見性。
2017年09月28日第130866號復審決定書[7]中指出，由于補充附件1，其公開日晚于本申請的優(yōu)先權日，不是涉案專利的現(xiàn)有技術，所以本領域技術人員無法基于附件1記載的內(nèi)容來預期貝格列凈雙L-脯氨酸復合物的晶體形式具有“SGLT2選擇性抑制作用”效果，附件2評價類似。
另外，復審決定中指出，由于無法預見本申請晶體復合物能夠解決其技術問題，獲得其技術效果，即沒有對現(xiàn)有技術做出技術貢獻，不滿足創(chuàng)造性關于顯著的進步的基礎上，合議組不再對“環(huán)丙氧基”或“環(huán)丙基乙氧基”是否屬于本領域的常規(guī)基團以及晶體的形式是否可預期發(fā)表進一步的意見。
即當時復審委認為，在專利文本中僅聲稱但未記載相關支持性實驗的技術效果，如果補充該技術效果的證據(jù)是在申請日之后公開，不能認定為現(xiàn)有技術，無法采信該實驗數(shù)據(jù)的補充。
3.3 行政訴訟一審
北知院在（2018）京73行初2626號認為，對于雖記載在說明書中但并非聲稱的技術貢獻的技術效果而言，未記載相應實驗數(shù)據(jù)并不必然使得該發(fā)明創(chuàng)造違反專利法充分公開的要求，因此，在化學領域的發(fā)明創(chuàng)造中，此類技術效果可能存在僅有文字記載但缺少實驗數(shù)據(jù)支持的情形，因這一效果在創(chuàng)造性判斷中可能構成實際解決的技術問題。
此種情況下補充提交的實驗數(shù)據(jù)是否可以采信，或者說判斷說明書文字記載的技術效果是否僅為斷言，取決于該技術效果是否屬于申請人在訴爭發(fā)明“申請日”之前的技術貢獻，以及公眾在獲知訴爭發(fā)明之時是否可以確認該效果。如果符合上述要求，則因?qū)嶒灁?shù)據(jù)的采信既不會使申請人獲得超出其技術貢獻的保護，亦不會影響公眾利益，故這一實驗數(shù)據(jù)所證明的技術效果在創(chuàng)造性判斷中應予考慮，而不能僅因其未在說明書中記載相關數(shù)據(jù)而當然認定該技術效果屬于斷言式的技術效果。
基于以上邏輯，北知院采信了試驗數(shù)據(jù)補充，認為附件1并非本申請的現(xiàn)有技術，但因附件1的申請人亦為原告，且其申請日早于本申請，故該證據(jù)可以證明原告在本申請的申請日之前已通過實驗驗證了本申請化合物的SGLT2抑制效果。此外，因附件1的公開日亦早于本申請的公開日，公眾在獲知本申請時己可獲得附件1，并確認本申請的化合物具有SGLT2抑制效果，故接受附件1中的實驗數(shù)據(jù)并不會對公眾利益造成損害。附件2并非原告智力成果，且產(chǎn)生在本申請的優(yōu)先權日之后，所以對附件2補充實驗數(shù)據(jù)不予采信。最終法院判決撤銷原復審決定書。
法院最后指出，雖本案采信了原告補充提交的實驗數(shù)據(jù)，但并不認為原告這一撰寫方式對于申請人而言是一種可預期的作法。本案實驗數(shù)據(jù)被采信的前提之一為在先專利申請的公開日早于本申請的公開日，從而使得公眾在獲知本申請的同時能夠確認其技術效果，但這一條件是否能夠滿足并不完全取決于申請人。這也就意味著采用這種方式撰寫的專利申請有可能因在先專利申請未能在先公開，從而使原本可被授權的專利因為缺少實驗數(shù)據(jù)而無法被授權或者授權后被宣告無效。為避免這一情形的出現(xiàn)，申請人仍應盡可能將與發(fā)明內(nèi)容相關的實驗數(shù)據(jù)直接記載于涉案申請的說明書中。
3.4 重新復審
2021年8月21日，復審委重新成立合議組后發(fā)出復審通知書，指出在母核一致的情況下，針對取代基替換的位點，對比文件1中給出了“選擇項涵蓋范圍及其廣泛”的取代基類型，組合得到本申請不需付出創(chuàng)造性勞動。同時指出，最為關鍵的是，雖然附件1可以表明本申請晶體的母體化合物作為SGLT2 抑制，其IC50<1μm，但不足以證明這一技術效果相比對比文件1超出了本領域技術人員的預期；即認為即便以化合物的有益效果作為支持鹽型晶體的有益效果，也不滿足創(chuàng)造性的要求。
筆者未看到申請人針對該復審通知書的意見陳述，但最終分案處于駁回失效狀態(tài)。由于涉案專利中鹽型晶型的有益效果主要來源于化合物，當化合物有益效果無法支持鹽型晶型的創(chuàng)造性時，按照此復審通知書和最終駁回結果，第三方是否可以以此來無效貝格列凈化合物專利。
四、總結與啟示
4.1 補充實驗數(shù)據(jù)
北知院給出針對僅有文字記載但缺少實驗數(shù)據(jù)支持的技術效果，判斷技術效果是否僅為斷言時，是否接受補充實驗的方法：1）取決于該技術效果是否屬于申請人在訴爭發(fā)明“申請日”之前的技術貢獻，以及2）公眾在獲知訴爭發(fā)明之時是否可以確認該效果，即從申請人和公眾雙方利益角度，分別給出了補充實驗證據(jù)在時間上需滿足的條件。
2017年鹽型晶型分案復審中國知局依據(jù)補充數(shù)據(jù)公開日晚于涉案專利申請的優(yōu)先權日，不能作為涉案專利的現(xiàn)有技術，不予接受補充實驗數(shù)據(jù)，即在對證據(jù)資格的評價思路具有一定的差異；2023年版審查指南第二部分第二章中將引證文獻中將所引證的專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日[8]，這與北知院針對補充證據(jù)公眾視角考慮點一致；但涉案專利并未將化合物專利作為引證文獻記載在鹽型晶型專利申請文件中，而是將具體實驗單獨作為補充實驗數(shù)據(jù)。
4.2 合理拆分保護主題
貝格列凈雙L-脯氨酸復合物同一天“首次”記載在了“058”號專利（即為復合物DM）和鹽型晶型優(yōu)先權中，但鹽型晶型優(yōu)先權專利中體現(xiàn)了底物拓展形成了通式化合物的多種鹽型，化合物專利中僅體現(xiàn)了貝格列凈雙L-脯氨酸復合物且未記載在權要中，即并未直接將全部數(shù)據(jù)補充至“058”號專利中，另案申請試圖尋求更大保護范圍進行保護。
筆者贊同將鹽型晶型專利另案申請，但認為技術方案記載上，將“貝格列凈雙L-脯氨酸復合物”體現(xiàn)在“058”號專利中必要性不大，化合物專利中發(fā)明點在于化合物本身，本案中在未進一步研究晶體技術效果的前提下并不會增加化合物創(chuàng)造性；時間上，可以將鹽型晶型優(yōu)先權的遞交時間由化合物正式遞交同一天延后約6個月至化合物專利公開前，延長專利保護期。
4.3 關聯(lián)技術申請時間和披露內(nèi)容規(guī)劃
藥品研發(fā)不同階段，會產(chǎn)生多種保護主題的專利，有時在后某階段特定研發(fā)成果雖滿足藥品進一步開發(fā)的要求，但創(chuàng)新點可能主要依托在先階段的專利主題；若不及時申請專利，可能會因在先成果的公開成為在后申請最接近的現(xiàn)有技術，導致不滿足創(chuàng)造性無法授權，或被第三方搶先申請。
針對以上情形，在后申請需注意以下兩點：首先，時間上建議在被依托的在先創(chuàng)新主題專利正式申請后、公開前另案遞交優(yōu)先權申請；
其次，技術內(nèi)容記載上，如（2018）京73行初2626指出，申請人仍應盡可能將與發(fā)明內(nèi)容相關的實驗數(shù)據(jù)直接記載于涉案申請的說明書中，即將被依托的在先創(chuàng)新主題（如化合物專利）的有益效果的試驗數(shù)據(jù)記載在在后另案主題（如鹽型晶型專利）申請中。筆者認為如果不直接完整記載，將被依托的在先創(chuàng)新主題的申請?zhí)栆砸C文件的方式記載在在后另案申請的優(yōu)先權中（需確保引證專利在另案申請公開前公開），同時在后另案申請中采用概述和/或定量描述被依托的在先創(chuàng)新主題的技術效果的方式也應當被接受，這在2025年03月12日和2024年09月13日公開的磷酸蘆可替尼的鹽型專利兩份無效審查決定（第586102號和第581476號）[9-10]也得到了驗證。
參考文獻：
[1]（2018）京73行初2626
[2]PCT/US2008/074058
[3]PCT/US2009/054585
[4]CN200980140105.4
[5]CN201410098658.0
[6]WO2008/002824A1
[7]第130866號復審決定書
[8]2023版專利審查指南
[9]第586102號無效宣告請求審查決定書
[10]第581476號無效宣告請求審查決定書
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：孟志 滕詣迪