本文結(jié)合“吉某公司訴威某公司新能源汽車底盤技術(shù)秘密侵權(quán)糾紛”裁判要旨，系統(tǒng)分析五重要求的內(nèi)涵與適用路徑，以期為技術(shù)秘密保護(hù)的精細(xì)化提供理論支撐與實(shí)踐參考。

作者 | 張澤吾 黃苑輝 北京市煒衡（廣州）律師事務(wù)所

編輯 | 布魯斯

停止侵權(quán)是民事侵權(quán)責(zé)任的核心承擔(dān)方式之一，但在技術(shù)秘密侵權(quán)領(lǐng)域，其具體實(shí)施方式、范圍和邊界長期存在模糊性，導(dǎo)致法院判決的侵權(quán)責(zé)任往往難以落到實(shí)處。隨著技術(shù)秘密保護(hù)需求的日益迫切，最高人民法院通過“吉某公司訴威某公司新能源汽車底盤技術(shù)秘密侵權(quán)糾紛”【案號：2023年最高法知民終1590號，以下簡稱“新能源汽車侵權(quán)案”】創(chuàng)新性提出了停止侵權(quán)責(zé)任的五重要求，使停止侵權(quán)的方案具體化、行為可視化，更大限度地實(shí)現(xiàn)停止侵權(quán)責(zé)任的落地和落實(shí)，為商業(yè)秘密提供了更加周密的保護(hù)。本文結(jié)合該案裁判要旨，系統(tǒng)分析五重要求的內(nèi)涵與適用路徑，以期為技術(shù)秘密保護(hù)的精細(xì)化提供理論支撐與實(shí)踐參考。

一

第一重要求：

停止侵權(quán)責(zé)任延伸至侵權(quán)物質(zhì)載體

僅就技術(shù)秘密停止侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)方式而言，最為直接的方式就是要求被訴侵權(quán)人停止對技術(shù)秘密的使用。在“新能源汽車侵權(quán)案”中，最高人民法院就判令被訴侵權(quán)人停止以任何方式披露、使用、允許他人使用涉案技術(shù)秘密。這一判決具有兩層含義：一方面，被訴侵權(quán)人不僅自身要停止使用技術(shù)秘密，還需停止許可他人使用技術(shù)秘密；另一方面，停止使用既涵蓋停止使用技術(shù)秘密制造侵權(quán)產(chǎn)品，也包括停止銷售利用該技術(shù)秘密制造出的侵權(quán)產(chǎn)品。

雖然知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)產(chǎn)品屬于有體物，侵權(quán)產(chǎn)品之上的權(quán)利應(yīng)屬物權(quán)，但這不會妨礙技術(shù)秘密停止侵權(quán)責(zé)任延伸至侵權(quán)產(chǎn)品這一物質(zhì)載體之上，原因在于：包括技術(shù)秘密在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)都具有無形性，其使用必須借助物質(zhì)載體實(shí)現(xiàn)，例如作品的復(fù)制、發(fā)行涉及作品物質(zhì)載體數(shù)量的增加和所有權(quán)轉(zhuǎn)移，以及商標(biāo)、專利的使用與作為物質(zhì)載體的產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售活動相關(guān)。正如王國柱教授指出，知識產(chǎn)權(quán)的排他效力會及于知識產(chǎn)權(quán)物質(zhì)載體，知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為經(jīng)常與知識產(chǎn)權(quán)物質(zhì)載體的生產(chǎn)和銷售相伴而生，有形的物質(zhì)載體既是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的產(chǎn)物，又是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)結(jié)果進(jìn)一步擴(kuò)張的基礎(chǔ)。倘若允許被訴侵權(quán)人繼續(xù)銷售侵害技術(shù)秘密的物質(zhì)載體，技術(shù)秘密權(quán)利人的利益將持續(xù)遭受損害。因此在技術(shù)秘密侵權(quán)訴訟中，將停止侵權(quán)責(zé)任延伸至侵權(quán)物質(zhì)載體是十分必要的。①

二

第二重要求：

限制利用涉案技術(shù)秘密所獲專利權(quán)的行使

在技術(shù)秘密侵權(quán)訴訟中，一種典型的侵權(quán)情形是被訴侵權(quán)人以技術(shù)秘密權(quán)利人的技術(shù)秘密申請專利并成為名義專利權(quán)人。由此將衍生出技術(shù)秘密權(quán)利人在侵權(quán)訴訟中勝訴之后，如何處理被訴侵權(quán)人所獲專利權(quán)的問題。若要解決這一問題并為被訴侵權(quán)人設(shè)置具體化的停止侵權(quán)責(zé)任，需要根據(jù)被訴侵權(quán)人是否付出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)進(jìn)行區(qū)分分析。

（一）被訴侵權(quán)人有創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的停止侵權(quán)責(zé)任

當(dāng)涉案專利使用了技術(shù)秘密權(quán)利人的技術(shù)秘密，且被訴侵權(quán)人亦作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，由此被訴侵權(quán)人可因其作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)而被認(rèn)定為專利權(quán)共有人。在這種情況下，技術(shù)秘密權(quán)利人請求被訴侵權(quán)人承擔(dān)停止侵權(quán)責(zé)任的方式相對有限。在“天津青松公司與華北制藥公司技術(shù)秘密糾紛案”中，技術(shù)秘密權(quán)利人與被訴侵權(quán)人之間原本系委托加工關(guān)系，之后被訴侵權(quán)人在獲悉技術(shù)秘密權(quán)利人技術(shù)秘密的基礎(chǔ)上進(jìn)一步研究，并以改進(jìn)后的技術(shù)方案申請了專利，對此技術(shù)秘密權(quán)利人提起專利權(quán)權(quán)屬糾紛之訴。該案中，最高人民法院認(rèn)為，技術(shù)秘密權(quán)利人和被訴侵權(quán)人雙方均作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)且在案證據(jù)無法區(qū)分各自的貢獻(xiàn)程度，故判決涉案專利權(quán)屬于雙方共有，②因此被訴侵權(quán)人可以根據(jù)《專利法》第14條的規(guī)定行使專利權(quán)共有人的權(quán)利，即單獨(dú)實(shí)施或者以普通許可的方式許可他人實(shí)施專利技術(shù)。由此可見，若被訴侵權(quán)人對涉案專利技術(shù)作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，其可能成為專利權(quán)共有人并享有一定的權(quán)利，但不得以排他或獨(dú)占許可方式許可他人實(shí)施專利技術(shù)，也不得以轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等方式處分專利權(quán)。

（二）被訴侵權(quán)人無創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的停止侵權(quán)責(zé)任

若涉案專利使用了技術(shù)秘密權(quán)利人的技術(shù)秘密，但被訴侵權(quán)人未作出任何創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，那么專利權(quán)應(yīng)歸屬于技術(shù)秘密權(quán)利人，且技術(shù)秘密權(quán)利人有權(quán)要求被訴侵權(quán)人承擔(dān)停止侵權(quán)責(zé)任。然而，在專利權(quán)變更登記至技術(shù)秘密權(quán)利人名下之前，被訴侵權(quán)人作為名義專利權(quán)人可能繼續(xù)通過以下方式謀取不正當(dāng)競爭優(yōu)勢并損害技術(shù)秘密權(quán)利人的利益：一是許可他人實(shí)施、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式處分以涉案技術(shù)秘密為內(nèi)容申請的專利；二是惡意放棄專利，致使技術(shù)秘密進(jìn)入公有領(lǐng)域。這些行為相當(dāng)于變相繼續(xù)侵害技術(shù)秘密，最終會對技術(shù)秘密權(quán)利人的利益救濟(jì)形成阻礙。因此，在完成專利權(quán)變更登記程序之前，明確停止侵權(quán)責(zé)任的具體承擔(dān)方式對技術(shù)秘密權(quán)利人的利益保護(hù)至關(guān)重要。

正是出于周延保護(hù)技術(shù)秘密權(quán)利人利益的考慮，最高人民法院在“新能源汽車侵權(quán)案”中判令被訴侵權(quán)人不得自行實(shí)施、許可他人實(shí)施、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式處分以涉案技術(shù)秘密為內(nèi)容申請的十二項(xiàng)實(shí)用新型專利，亦不得以不按期繳納專利年費(fèi)或不積極應(yīng)對專利無效宣告請求等方式惡意放棄專利權(quán)。這一判令實(shí)質(zhì)上“消除”了涉案專利技術(shù)給被訴侵權(quán)人帶來的所有價(jià)值與優(yōu)勢。③由此可見，最高人民法院將停止侵權(quán)責(zé)任具體化為以下兩點(diǎn)：

第一，被訴侵權(quán)人不再擁有實(shí)施、許可和處分專利的權(quán)利，且不能禁止技術(shù)秘密權(quán)利人實(shí)施專利。一方面，被訴侵權(quán)人不能以享有專利權(quán)為由繼續(xù)自行實(shí)施或許可他人實(shí)施專利，更不能擅自處分其專利，這是技術(shù)秘密停止侵權(quán)責(zé)任的基本要求，技術(shù)秘密停止侵權(quán)責(zé)任當(dāng)然地要求被訴侵權(quán)人停止自行或允許他人生產(chǎn)、銷售、許諾銷售、進(jìn)口專利產(chǎn)品；另一方面，由于被訴侵權(quán)人以他人的技術(shù)秘密為內(nèi)容惡意申請專利，已違反《專利法》第20條“申請專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益”之規(guī)定，故即便被訴侵權(quán)人是名義上的專利權(quán)人，其也不得借助所獲專利權(quán)禁止技術(shù)秘密權(quán)利人自行實(shí)施或許可他人實(shí)施專利。

第二，在完成專利權(quán)變更登記程序之前，被訴侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)積極維護(hù)專利權(quán)之有效狀態(tài)。由于專利具有“公開換保護(hù)”的特點(diǎn)，以技術(shù)秘密為內(nèi)容申請專利會導(dǎo)致技術(shù)秘密被公開而永久喪失秘密性，且技術(shù)秘密權(quán)利人無法借助任何救濟(jì)手段令技術(shù)秘密恢復(fù)至秘密狀態(tài)，因此技術(shù)秘密權(quán)利人只能通過變更成為專利權(quán)人的方式盡量減少損失。不過在完成專利權(quán)變更登記程序之前，如果作為名義專利權(quán)人的被訴侵權(quán)人惡意放棄專利權(quán)，那么專利技術(shù)將會進(jìn)入公共領(lǐng)域，技術(shù)秘密權(quán)利人之權(quán)益救濟(jì)也會因此落空。因此，為防止被訴侵權(quán)人以前述方式變相侵害技術(shù)秘密，法院依法應(yīng)在技術(shù)秘密侵權(quán)訴訟中判令被訴侵權(quán)人不得惡意放棄專利權(quán)，禁止其以書面聲明、拒絕繳納專利年費(fèi)或消極應(yīng)對專利無效程序等方式放棄專利權(quán)。

三

第三重要求：

銷毀或返還儲存技術(shù)秘密之物質(zhì)載體

技術(shù)秘密侵權(quán)行為的隱蔽性使得權(quán)利人難以依賴被訴侵權(quán)人主動停止侵權(quán)行為。即使法院判決了被訴侵權(quán)人應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任，但判決后被訴侵權(quán)人是否真的停止了侵權(quán)，技術(shù)秘密權(quán)利人通常很難察覺。為確保被訴侵權(quán)人停止侵權(quán)，技術(shù)秘密權(quán)利人往往希望通過判令其銷毀或返還儲存技術(shù)秘密的物質(zhì)載體，從根本上防范繼續(xù)侵權(quán)的可能性。出于同樣的考慮，在“新能源汽車侵權(quán)案”中，最高人民法院將“銷毀或返還儲存技術(shù)秘密的物質(zhì)載體”作為停止侵權(quán)責(zé)任的五重要求之一。然而，《民法典》第1167條“侵權(quán)行為危及他人人身、財(cái)產(chǎn)安全的，被侵權(quán)人有權(quán)請求侵權(quán)人承擔(dān)停止侵權(quán)、排除妨礙、消除危險(xiǎn)等侵權(quán)責(zé)任”之規(guī)定，并未明確“銷毀或返還儲存技術(shù)秘密的物質(zhì)載體”屬于哪一種侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)方式。由此，對于“銷毀或返還儲存技術(shù)秘密的物質(zhì)載體”是否屬于停止侵權(quán)責(zé)任的范疇，實(shí)踐中存在兩種不同的認(rèn)識和理解。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，“銷毀或返還儲存技術(shù)秘密的物質(zhì)載體”屬于停止侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)方式。例如《中華全國律師協(xié)會律師辦理商業(yè)秘密法律業(yè)務(wù)操作指引》第176條將“要求侵權(quán)人將載有商業(yè)秘密的載體返還或銷毀”作為停止侵權(quán)責(zé)任的一種承擔(dān)方式，這說明中華全國律師協(xié)會基本認(rèn)可“銷毀或返還儲存技術(shù)秘密的物質(zhì)載體”屬于停止侵權(quán)責(zé)任的結(jié)論；另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為，“銷毀或返還儲存技術(shù)秘密的物質(zhì)載體”是消除危險(xiǎn)責(zé)任而非停止侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)方式。例如《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)企業(yè)技術(shù)秘密保護(hù)條例》第32條將“停止侵權(quán)”與“返還與技術(shù)秘密有關(guān)的資料和設(shè)備”作為并列的兩種責(zé)任承擔(dān)方式，這直接表明了“銷毀或返還技術(shù)秘密的物質(zhì)載體”并非停止侵權(quán)責(zé)任的態(tài)度。

筆者認(rèn)為，明確“銷毀或返還儲存技術(shù)秘密的物質(zhì)載體”究竟是停止侵權(quán)還是消除危險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)方式，需要結(jié)合兩種責(zé)任承擔(dān)方式的內(nèi)涵予以理解。停止侵權(quán)針對的是正在進(jìn)行的侵權(quán)行為，既包含了具備實(shí)施侵權(quán)能力的被訴侵權(quán)人主動停止侵權(quán)行為的意思，也包含了通過銷毀侵權(quán)工具、設(shè)備等特定方式使被訴侵權(quán)人喪失侵權(quán)能力的意思；④而消除危險(xiǎn)針對的則是具有造成損害后果的威脅，時(shí)間節(jié)點(diǎn)為侵害行為發(fā)生之前或者結(jié)束之后，通常適用于環(huán)境污染、危險(xiǎn)作業(yè)等對他人人身或財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重威脅的情形。⑤在技術(shù)秘密侵權(quán)訴訟中，儲存技術(shù)秘密的物質(zhì)載體已經(jīng)現(xiàn)實(shí)存在，被訴侵權(quán)人仍持有該物質(zhì)載體時(shí)便仍處于“非法持有技術(shù)秘密”的侵權(quán)狀態(tài)，故應(yīng)將其理解為正在進(jìn)行的技術(shù)秘密侵權(quán)行為的延伸，因此將“銷毀或返還儲存技術(shù)秘密的物質(zhì)載體”定性為停止侵權(quán)責(zé)任更具有合理性。

四

第四重要求：

通知關(guān)聯(lián)公司、供應(yīng)商及其員工停止侵權(quán)

有別于以有體物為侵權(quán)對象的案件，“新能源汽車侵權(quán)案”中最高人民法院不僅要求被訴侵權(quán)人承擔(dān)停止侵權(quán)責(zé)任，還要求被訴侵權(quán)人的關(guān)聯(lián)公司、供應(yīng)商及其員工配合履行停止侵權(quán)責(zé)任。

在以有體物為侵權(quán)對象的訴訟中，侵權(quán)主體相對明確，有體物的占有主體基本上就是應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的主體，停止特定主體的侵權(quán)行為即可實(shí)現(xiàn)對權(quán)利的有效救濟(jì)。然而在侵害技術(shù)秘密的情境下，知悉甚至使用技術(shù)秘密的主體并不局限于技術(shù)秘密侵權(quán)訴訟中的被訴侵權(quán)人。在社會分工日趨細(xì)化的時(shí)代，被訴侵權(quán)人未必親力親為生產(chǎn)、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，而是可能通過商業(yè)合作的方式讓上下游企業(yè)幫助生產(chǎn)、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品。在此過程中，與被訴侵權(quán)人開展商業(yè)合作的企業(yè)及其工作人員均有可能接觸技術(shù)秘密，而技術(shù)秘密權(quán)利人往往難以準(zhǔn)確識別侵權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈中具體有哪些主體實(shí)際接觸或可能接觸了技術(shù)秘密，這就導(dǎo)致技術(shù)秘密侵權(quán)訴訟中的適格被告無法涵蓋全部實(shí)際接觸或可能接觸技術(shù)秘密的主體。那么即便技術(shù)秘密權(quán)利人關(guān)于侵害技術(shù)秘密的訴訟請求全部成立，也只有作為適格被告的被訴侵權(quán)人需要承擔(dān)停止披露、使用或允許他人使用技術(shù)秘密的侵權(quán)責(zé)任，而實(shí)際接觸或可能接觸技術(shù)秘密的合作企業(yè)及其員工能夠免于承擔(dān)任何形式的侵權(quán)責(zé)任。

為彌補(bǔ)前述做法的不足之處，避免出現(xiàn)合作企業(yè)及其員工免于承擔(dān)責(zé)任而繼續(xù)實(shí)施侵權(quán)行為的情況，有必要通過判令被訴侵權(quán)人的關(guān)聯(lián)公司、供應(yīng)商及其員工配合履行停止侵權(quán)責(zé)任的方式強(qiáng)化救濟(jì)實(shí)效。這說明在技術(shù)秘密侵權(quán)訴訟中，技術(shù)秘密權(quán)利人不僅有權(quán)要求被訴侵權(quán)人停止實(shí)施侵權(quán)行為，還有權(quán)要求被訴侵權(quán)人向關(guān)聯(lián)公司、供應(yīng)商及其員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，說明披露、使用或允許他人使用有關(guān)技術(shù)秘密構(gòu)成侵權(quán)的法律風(fēng)險(xiǎn)，敦促關(guān)聯(lián)公司、供應(yīng)商及其員工配合履行停止侵權(quán)的義務(wù)。

五

第五重要求：

簽署保密與不侵權(quán)承諾書并留存檔案

最高人民法院在“新能源汽車侵權(quán)案”中，創(chuàng)新性地要求被訴侵權(quán)人的關(guān)聯(lián)公司、供應(yīng)商及員工作出保密承諾并留存法院，此舉不僅降低了維權(quán)成本，還通過個(gè)案輻射效應(yīng)預(yù)防重復(fù)侵權(quán)的發(fā)生。

對于違反保密義務(wù)侵害技術(shù)秘密的離職員工，雖然技術(shù)秘密權(quán)利人有權(quán)單獨(dú)提起訴訟追究其侵權(quán)責(zé)任，但在實(shí)踐中，技術(shù)秘密權(quán)利人往往面臨雙重困境：一方面難以準(zhǔn)確識別實(shí)際接觸或可能接觸技術(shù)秘密的具體員工，另一方面又不得不投入高昂成本開展調(diào)查監(jiān)測，以收集證據(jù)確認(rèn)侵權(quán)行為的實(shí)施主體及潛在風(fēng)險(xiǎn)。為防止技術(shù)秘密權(quán)利人落入此種困境，最高人民法院在“新能源汽車侵權(quán)案”中，以被訴侵權(quán)人為切入點(diǎn)，通過施加企業(yè)內(nèi)部管理義務(wù)，向其關(guān)聯(lián)公司、供應(yīng)商和員工發(fā)出警示，并要求相關(guān)人員和單位承諾保守技術(shù)秘密且不侵權(quán)，相關(guān)承諾文件將在法院留檔。這一做法不僅降低了技術(shù)秘密權(quán)利人維權(quán)的成本與難度，還產(chǎn)生了個(gè)案輻射效應(yīng)，對被訴侵權(quán)人及其關(guān)聯(lián)公司、供應(yīng)商和員工形成震懾，從而更有效地預(yù)防重復(fù)侵權(quán)行為的發(fā)生。

六

結(jié) 語

在“新能源汽車侵權(quán)案”中，最高人民法院提出的一系列具有可操作性的要求，為技術(shù)秘密乃至知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中停止侵權(quán)責(zé)任的具體承擔(dān)方式提供了示范性樣本。該案的裁判思路和實(shí)踐舉措，為后續(xù)類似案件的處理提供了重要參考。技術(shù)秘密權(quán)利人在訴訟中可直接援引該案裁判要旨，向法院提出具體化、可執(zhí)行的停止侵權(quán)請求，從而確保停止侵權(quán)責(zé)任的有效落實(shí)，切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益。這一判例不僅豐富了技術(shù)秘密保護(hù)的司法實(shí)踐，也為知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)方式提供了可復(fù)制、可推廣的解決方案。

注釋

① 參見王國柱：《知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)方式的特殊法理》，載《法律科學(xué)（西北政法大學(xué)學(xué)報(bào)）》2022年第4期，第116頁。

② 參見天津青松華藥醫(yī)藥有限公司與華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司侵害技術(shù)秘密糾紛上訴案，最高人民法院（2020）最高法知民終871號二審民事判決書。

③ 參見呂成偉、許文燕：《兩寬一嚴(yán)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)秘密“真保護(hù)”——詳解6.4億元商業(yè)秘密侵權(quán)案》，載微信公眾號“知識產(chǎn)權(quán)那點(diǎn)事”，（訪問日期：2025年2月24日）。

④ 參見葉挺舟：《論知識產(chǎn)權(quán)“銷毀”侵權(quán)責(zé)任的法律適用——以浙江省知識產(chǎn)權(quán)審判實(shí)踐為例》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2017年第9期，第97頁。

⑤ 參見楊立新：《侵權(quán)責(zé)任法》，法律出版社2011年版，第131頁。

（本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表知產(chǎn)力立場）

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