本文探討了外觀設計專利侵權敗訴后，權利人是否可再主張同一被控侵權產品構成反不正當競爭法第六條所規制的裝潢仿冒，并分析其法律依據及實踐可行性。

作者 | 楊宇宙 秦琳 北京大成（上海）律師事務所

一

問題提出

原告曾以與權利產品外觀相同的外觀設計專利起訴被控侵權產品侵權并被在先生效判決（前案判決）認定不構成專利侵權的，是否可以再主張與外觀專利整體視覺效果相同或者近似的權利產品的裝潢構成具有一定影響的裝潢，并主張同一被控侵權產品構成反不正當競爭法第六條所規制的裝潢仿冒？

這個問題可以拆分成兩個問題：第一，原告是否有權起訴？第二，如有，在先敗訴的外觀專利侵權判決（前案判決）對認定裝潢仿冒是否有影響？

實踐中權利人在外觀設計專利侵權敗訴后，再提起裝潢仿冒之訴[1]的很少。但筆者有客戶在外觀設計專利侵權敗訴后找到筆者，筆者建議其提起裝潢仿冒之訴，不僅獲得勝訴且150萬元損害賠償請求得到全額支持。以下結合本案闡述筆者對上述問題的看法。

二

案情簡介

斐珞爾公司是露娜（LUNA）系列潔面儀在中國大陸地區的經營者，自2013年起，陸續推出LUNA、LUNA2、LUNA mini、LUNA mini2、LUNA Go、LUNA play、LUNA3等一系列產品。同時斐珞爾公司還是2013年1月17日申請的“面部清潔器（一）”和 “面部清潔器（二）”的外觀設計專利權人。斐珞爾公司于2020年7月21日就廈門昕某公司、泉州卓某公司、許某某、淘寶公司制造銷售潔面儀侵犯其“面部清潔器（二）”外觀設計專利向廈門中院提起外觀設計專利侵權訴訟，該案一審、二審均認定不構成專利侵權。在敗訴后，筆者建議斐珞爾公司就相同的被訴侵權產品提起裝潢仿冒訴訟。該裝潢仿冒訴訟一審和二審法院均認定構成裝潢仿冒，并全額支持原告150萬元的賠償請求[2]。

三

評析

（一）關于斐珞爾公司是否有權提起裝潢仿冒之訴

在該案中，被告主張斐珞爾公司無權再提起裝潢仿冒之訴，理由主要是：

1、斐珞爾公司基于同一事實、同一被訴侵權行為分別提起侵害外觀設計專利權糾紛之訴和不正當競爭糾紛之訴，兩項請求權屬于競合關系，斐珞爾公司已經選擇侵害外觀設計專利權之請求權，且經實體判決，不能再以不正當競爭糾紛提起訴訟。被告援引《最高人民法院關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》第11條[3]、最高院（2021）最高法民申3694號、《北京市高級人民法院關于涉及網絡知識產權案件的審理指南（2016）》第30.2條[4]支持其主張。

2、斐珞爾公司外觀設計專利在本案訴訟過程中已期滿終止，故該系列產品外觀設計已經進入到公有領域，不應再得到保護。

關于重復起訴問題，筆者認為根據最高人民法院反法司法解釋第二十四條之規定[5]，前案并未認定被控行為侵犯斐珞爾公司外觀設計專利權，斐珞爾公司有權基于有一定影響的裝潢提起不正當競爭之訴。被告援引的（2021）最高法民申3694號案與本案無關聯性和可比性。3694號案件考量了當事人一致性、訴訟標的同一性、訴訟請求涵蓋于前案，認定在法院已經處理了當事人之間建設工程施工合同法律糾紛后，針對相同當事人、相同行為提起侵權訴訟，構成重復起訴。但本案訴訟標的、當事人、訴訟請求均與前案不同。第一，訴訟標的不同。根據權威解釋，民事訴訟法司法解釋第247條對于訴訟標的的解釋采用舊實體法學理論，即訴訟標的為當事人在實體法上的法律關系。本案訴訟標的（法律關系）為不正當競爭，包括擅自使用他人具有一定影響的商品裝潢和虛假宣傳，而前案為外觀設計專利侵權，兩案法律關系不同。第二，兩案當事人不相同。本案被告為泉州卓某商貿有限公司、許某某、黃某某、周某某（該兩自然人為前案昕某公司的股東，在本案訴訟中兩人注銷昕某公司，故追加為本案被告）和天貓公司。第三，兩案訴訟請求不相同。至于被告援引的《北京市高級人民法院關于涉及網絡知識產權案件的審理指南》，本案不是“僅屬于”侵犯外觀設計專利權的情形，該指南與本案不具有相關性。

關于斐珞爾公司相關專利已經失效進入公有領域，無權再主張裝潢仿冒的觀點，在司法實踐中被諸多權威判例否認。比如最高人民法院在“晨光筆”案[6]中就指出：“外觀設計專利權終止后，該設計并不當然進入公有領域，在符合反不正當競爭法的保護條件時，它還可以受到該法的保護。具體而言，由于商品的外觀設計可能同時構成商品的包裝或者裝潢，因而可以依據反不正當競爭法關于知名商品特有包裝、裝潢的規定而得到制止混淆的保護”，在“景田礦泉水瓶”案[7]中又指出：“外觀設計專利到期后，該外觀設計專利如因經營者的使用符合反不正當競爭法給予保護的條件，可以給予反不正當競爭法項下的保護，這是以經營者競爭性利益為權益基礎的合法保護，并非變向延長外觀設計專利的保護期，相反有益于鼓勵經營者誠信經營，維護市場競爭秩序。”

故本案按照前述反不正當競爭法司法解釋規定，結合法發〔2011〕18號[8]文件精神，參照晨光筆案等先例案件裁判主旨，屬于“在與知識產權立法政策相兼容的范圍內，仍可以從制止不正當競爭的角度予以保護”的情形，斐珞爾公司有權提起裝潢仿冒訴訟。

（二）前案不侵權判決對認定被訴侵權產品構成裝潢仿冒的影響

在該案中，被告一直強調本案原審判決明顯與侵害外觀設計專利權案件相互沖突、矛盾，權利人以此方式在不同法院起訴，不同法院如作出截然相反的裁判，將嚴重損害司法裁判的權威性，也損害了民事主體對司法裁判的信賴利益。而這也是本案最大的爭議焦點和難點。從法律規定的文義解釋來看，外觀設計專利侵權與裝潢仿冒都要求相同或近似[9]。從這個角度，被告抗辯在斐珞爾露娜（LUNA）系列產品的外觀設計與前案外觀設計專利相同/近似，在前案認定不侵犯外觀設計專利權的情況下，不應認定相同的被訴產品構成裝潢仿冒似乎也有道理。

筆者認為雖然兩者在實際判斷過程中確實存在諸多相同的考慮因素，但是外觀專利侵權與裝潢仿冒仍然有諸多差異，體現在：權利/法益的產生方式、條件，侵權比對對象，比對原則，比對方法，侵權判斷主體，保護期限，能否無效，責任承擔等諸多方面。因此不能因為前案判決認定被控侵權產品不侵犯外觀設計專利，就得出被控侵權產品不構成對斐珞爾露娜（LUNA）系列潔面儀產品裝潢的仿冒。但是，前案判決對于認定構成裝潢仿冒確實會造成較大困難。以下就兩者的差異具體分析說明如下：

1、產生權利/權益實質條件不同。外觀設計專利所保護的是富有美感并適于工業應用的產品新設計，其獲得保護的實質條件是與現有設計相比不相同也不近似；而反法第六條具有一定影響的裝潢保護的是經營者基于裝潢指示商品/服務來源作用而產生的競爭優勢，要求具有顯著特征和知名度，獲得保護的條件是裝潢與經營者建立起特定聯系，從而能起到識別商品/服務來源作用。

2、產生權利/權益形式條件（產生方式）不同。外觀設計專利必須向國家知識產權局提交申請并經授權公告方生效；而裝潢無需也無法注冊登記。

3、侵權比對標準和方法不同。外觀專利侵權的標準是整體視覺效果相同或者近似。其比對方法和步驟是[10]：（1）以一般消費者的眼光，就專利設計和被訴侵權設計的異同點進行客觀、全面的總結，排除功能性特征等對整體視覺效果不會產生影響的設計特征；（2）以現有設計為參照，以產品正常使用為前提，確定區別于現有設計以及容易被直接觀察到的設計特征；（3）結合各自設計空間的大小，逐一評估上述設計特征對整體視覺效果影響的權重；（4）回歸“整體觀察、綜合判斷”的原則，得出結論。

裝潢仿冒的標準是使用與他人有一定影響的裝潢等相同或者近似的標識，引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯系，其落足點在于來源或特定關系的誤認。這里的近似和商標侵權一樣是混淆性相似[11]，其判斷原則和方法參照商標相同或者近似的判斷原則和方法[12]。有司法觀點認為[13]：“外觀設計侵權判定中一般消費者混淆是指被控侵權產品的實際購買者在產品外觀視覺效果上將被控侵權產品與外觀設計專利產品相混淆，一般消費者發生混淆的時間點包括但不限于其購買被控侵權產品時。商標侵權判定中相關公眾混淆是指相關公眾對商品或者服務的來源產生混淆，誤認為其所購買的商品或者服務是由商標權享有者提供的，或者誤認為其所購買的商品或者服務的提供者與商標權人有特定的聯系。外觀設計侵權判定涉及的是產品外觀整體視覺效果上的混淆，與對產品來源是否發生混淆無關；商標侵權判定涉及的是商品或者服務來源的混淆，與商品外觀的視覺效果無關”。上述觀點同樣也說明了外觀設計侵權和裝潢仿冒的本質區別。除了上述判斷原則差別外，參照商標侵權相同或者近似的判斷方法[14]，外觀設計侵權和裝潢仿冒還存在進一步的區別：

第一，判斷主體不同。外觀設計專利侵權的判斷主體是一般消費者，這里的“一般消費者”并非生活中的消費者概念。根據《專利審查指南》，一般消費者對涉案專利申請日之前相同種類或者相近種類產品的外觀設計及其常用設計手法具有常識性的了解，對外觀設計產品之間在形狀、圖案以及色彩上的區別具有一定的分辨力，但不會注意到產品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。司法觀點認為，在侵權案件中“一般消費者的知識水平和認知能力取決于現有設計的狀況，并且要考慮申請日時的設計空間，而不能以外觀設計產品的一般設計人員或產品實際購買者的觀察能力為標準[15]”。裝潢仿冒的判斷主體是相關公眾，通常指的就是產品的實際購買者，以其一般注意力為標準。

第二，侵權比對對象不同。外觀設計專利比對的是授權專利圖片/照片中產品整體的視覺效果，需要考慮產品視圖上所有可見的外觀設計特征（司法解釋規定對整體視覺效果沒有影響的設計特征除外，如功能決定的設計特征）；原告在不同案件中主張保護的外觀設計的保護范圍必然是相同的。裝潢比對的可以是產品的整體裝潢，也可以是產品的局部裝潢[16]。原告基于相同的權利產品，在不同個案中也可以選擇不同的設計特征或其組合主張保護。當選擇保護的裝潢內容包含的設計特征[17]越少，其“保護范圍”就越寬，但認定構成具有一定影響的裝潢難度也越大，因為此時對裝潢的顯著性和知名度要求就更高。這類似權利要求保護范圍，權利要求技術特征越少，通常保護范圍越大，但是缺乏新穎性和創造性的可能性也就越大。極端情況下，產品整體外觀中的一個設計特征經過長期使用，能起到與經營者建立特定聯系、識別商品來源的作用，哪怕他人只使用這個設計特征，也可以構成裝潢仿冒。

裝潢仿冒案件中原告可以選擇產品局部裝潢來進行保護與商標司法解釋中“既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對”并不矛盾。原告一旦確定要保護的裝潢內容，比對時需要就被訴產品是否使用了與該確定要保護的裝潢進行整體比對和主要部分比對。

第三，設計空間考慮不同。在外觀設計侵權中，司法解釋明確規定，如果設計空間較大的，則一般消費者通常不容易注意到不同設計之間的較小區別；設計空間較小的，一般消費者通常更容易注意到不同設計之間的較小區別。而裝潢仿冒案件中，法律上并沒有規定“設計空間”。在司法判例中，有類似的選擇空間概念，但往往強調的是在各個設計特征選擇空間較大的情況下，設計特征的組合更容易具有顯著性[18]。

第四，比對觀察方式不同。外觀設計侵權判斷的觀察方式是將原告專利與被訴產品進行直接比對，而裝潢仿冒是隔離比對。

第五，是否考慮知名度不同。外觀設計專利侵權在侵權比對時無需考慮專利（產品）的知名度，甚至不要求在侵權行為發生前專利已經被使用，因此知名度不影響侵權判定。而裝潢參考商標侵權判定原則，知名度越高，則保護范圍越大。

第六，是否考慮顯著性不同。外觀設計專利侵權中并沒有顯著性的要求，外觀設計專利要求與專利申請日前的現有設計不相同也不相近似，類比發明專利的新創性。而具有一定影響的裝潢要求具有顯著特征，既包括固有顯著性[19]，也包括通過使用獲得的顯著性[20]（即除了法定例外情形，如僅由商品自身的性質產生的形狀，為獲得技術效果而需有的商品形狀以及使商品具有實質性價值的形狀，在反法下的裝潢設計特征均可以通過使用來獲得和不斷增強其顯著性），顯著性越強，保護范圍也越大。

第七，是否可以主張現有設計抗辯以及無效不同。外觀設計專利侵權可以主張被控侵權產品使用現有設計而作不侵權抗辯。裝潢仿冒沒有現有設計抗辯，裝潢要得到保護不要求其具有新穎性或者首創，而只要求其在“仿冒”行為發生時已經與經營者建立特定聯系。舉個例子，假設某人在五十年前設計并公開一個具有較強顯著性的產品裝潢，但可能因為極為前衛而無人問津，后來有企業獨具慧眼使用該產品裝潢并取得較高知名度，從而將該產品裝潢與該企業建立特定聯系，該企業同樣可以主張構成具有一定影響的裝潢，其他人使用該裝潢的，不能以使用在先公開的產品設計來抗辯。

從無效角度，外觀設計會因與專利申請日以前的現有設計相同或者近似被無效，但專利申請日以后出現的產品設計不會影響其效力。裝潢沒有無效的概念，且并不因為存在他人在先公開的相同設計而無法得到保護，但是已經認定為具有一定影響的裝潢卻可能因為后續市場出現大量相同或者近似產品而喪失顯著特征，從而無法得到保護[21]。

第八，是否需要考慮被告的主觀惡意不同。外觀設計案件中被告是否具有主觀惡意，只影響賠償但不影響侵權判定。裝潢仿冒案件中，被告的主觀狀態應當考慮。最高人民法院在（2023）最高法民申1972號案件中就明確指出：“認定是否構成擅自使用與他人有一定影響的商品包裝、裝潢相同或者近似的標識以及是否應當對相關經營行為予以法律規制，不僅需要從相關標識顯著性的強弱、知名程度等因素考察相關公眾對商品來源混淆可能性的大小，而且在特定情形下，還需要綜合考量被訴經營者的主觀狀態以及相關經營行為是否明顯有違誠信原則等”。因此，被告的主觀惡意會影響混淆誤認的認定，從而認定構成裝潢仿冒。因為惡意仿冒行為本身，往往就指向了混淆的可能性，這在邏輯上是非常明顯的。如果被告明知原告裝潢并惡意進行仿冒，其目的通常是為了利用原告裝潢的商譽，從而使消費者產生混淆。有司法判例認為：在被告全面仿冒原告具有一定影響的裝潢惡意明顯的情況下，可以適度降低對于原告裝潢知名度和顯著性的要求[22]。

基于上述諸多差異，外觀設計專利不侵權，并不能得出基于采用了外觀設計專利相同或者近似的產品來主張裝潢仿冒不能勝訴的結論。

四

總結和建議

1、對于仿冒產品外觀設計的，我國法律給出了多種可能的請求權基礎，既可以主張外觀設計專利侵權，也可以主張構成裝潢仿冒，構成實用藝術品的還可以主張著作權侵權。

2、對于相同的侵權行為，一個案由勝訴后，就不得再主張其他案由。但可以在一個案件中提出主從備位訴請，如以裝潢仿冒作為主訴請，以外觀設計專利侵權作為備位訴請（假設管轄法院相同）。

3、雖然都強調相同/近似，但不同案由侵權認定標準不同，原告應當根據實際案情選擇合適的案由或者主從次序。比如，對于產品裝潢具有較強顯著性和較高知名度、能起到識別產品來源作用的，優先考慮裝潢仿冒，因為賠償通常會高于外觀設計專利侵權案由，但相應的證據準備要求會高出很多。對于被控侵權產品相對于外觀設計專利整體視覺效果有一定差異，但仍然使用了原告產品外觀設計顯著特征的，可以優先考慮裝潢仿冒。對于市場上已經出現大量相同類似外觀產品從而導致喪失顯著特征風險較大的，優先選擇外觀設計專利侵權，……。外觀設計專利侵權敗訴，可以考慮另行提起裝潢仿冒之訴；反之亦然。

注釋

[1]為方便起見，本文中將擅自使用他人具有一定影響的裝潢簡稱為裝潢仿冒或者侵權。

[2]（2023）浙0110民初11133號、（2024）浙01民終4400號。

[3]最高人民法院《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》法發〔2009〕23號第11條：加強不正當競爭和反壟斷審判，統籌兼顧自由競爭與公平競爭的關系，積極促進市場結構完善和社會主義市場經濟體制的健全。妥善處理專利、商標、著作權等知識產權專門法與反不正當競爭法的關系，反不正當競爭法補充性保護不能抵觸專門法的立法政策，凡專門法已作窮盡規定的，原則上不再以反不正當競爭法作擴展保護。凡反不正當競爭法已在特別規定中作窮盡性保護的行為，一般不再按照原則規定擴展其保護范圍；對于其未作特別規定的競爭行為，只有按照公認的商業標準和普遍認識能夠認定違反原則規定時，才可以認定構成不正當競爭行為，防止因不適當地擴大不正當競爭范圍而妨礙自由、公平競爭。

[4]《北京市高級人民法院關于涉及網絡知識產權案件的審理指南》第三十條第二款：經營者的被控行為系僅屬于侵害他人著作權、商標權、專利權等法律明文規定的權利情形的，不應再適用反不正當競爭法進行調整。

[5]《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國反不正當競爭法〉若干問題的解釋》第二十四條：對于同一侵權人針對同一主體在同一時間和地域范圍實施的侵權行為，人民法院已經認定侵害著作權、專利權或者注冊商標專用權等并判令承擔民事責任，當事人又以該行為構成不正當競爭為由請求同一侵權人承擔民事責任的，人民法院不予支持。

[6]（2010）民提字第16號。

[7]（2022）最高法民再63號。

[8]最高人民法院印發《關于充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》的通知。

[9]《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第八條規定：在與外觀設計相同或者相近種類產品上，采用與外觀設計相同或近似的外觀設計的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入外觀設計專利權的保護范圍。而《中華人民共和國反不正當競爭法》第六條規定：經營者不得實施下列混淆行為，引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯系：（一）擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標識；……。

[10]（2019）最高法民再142號。

[11]《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款：商標法第五十七條第（二）項規定的商標近似，是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯系。

[12]《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國反不正當競爭法〉若干問題的解釋》第十二條第一款：人民法院認定與反不正當競爭法第六條規定的“有一定影響的”標識相同或者近似，可以參照商標相同或者近似的判斷原則和方法。

[13]上海市高級人民法院：《專利侵權糾紛審理指引（2011）》。

[14]《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條：人民法院依據商標法第五十七條第（一）（二）項的規定，認定商標相同或者近似按照以下原則進行：（一）以相關公眾的一般注意力為標準；（二）既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應當在比對對象隔離的狀態下分別進行；（三）判斷商標是否近似，應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度。

[15]《北京市高級人民法院〈專利侵權判定指南（2017）〉》第81條：判斷外觀設計是否相同或者相近似，應當以具有一般消費者知識水平和認知能力的判斷主體的整體視覺效果為標準，而不應以該外觀設計產品的一般設計人員，或產品實際購買者的觀察能力為標準。

[16]（2010）民提字第16號：商品的裝潢一般可以分為如下兩種類型：一類是文字圖案類裝潢，即外在于商品之上的文字、圖案、色彩及其排列組合；另一類是形狀構造類裝潢，即內在于物品之中，屬于物品本體但具有裝飾作用的物品的整體或者局部外觀構造。

[17]為方便起見，本文中借用外觀設計中的設計特征概念來指代包裝裝潢案中的設計元素。

[18]同腳注[12]。

[19]《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國反不正當競爭法〉若干問題的解釋》第五條第一款：反不正當競爭法第六條規定的標識有下列情形之一的，人民法院應當認定其不具有區別商品來源的顯著特征：

（一）商品的通用名稱、圖形、型號；

（二）僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的標識；

（三）僅由商品自身的性質產生的形狀，為獲得技術效果而需有的商品形狀以及使商品具有實質性價值的形狀；

（四）其他缺乏顯著特征的標識。

[20]《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國反不正當競爭法〉若干問題的解釋》第五條第二款：前款第一項、第二項、第四項規定的標識經過使用取得顯著特征，并具有一定的市場知名度，當事人請求依據反不正當競爭法第六條規定予以保護的，人民法院應予支持。

[21]（2023）閩民終890號。

[22]（2023）浙民終161號。

（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）

封面來源 | Pexels 編輯 | 有得