引言
專利審查指南第二部分第四章第4.4節規定了轉用發明創造性判斷的考量因素[1]，包括轉用的技術領域的遠近、是否存在相應的技術啟示、轉用的難易程度、是否需要克服技術上的困難，轉用所帶來的技術效果等。但是在實踐中，僅僅按照上述考量因素判斷轉用發明仍然可能存在困惑。特別是如下這樣的情形，即待審專利申請和最接近現有技術的區別在于用途不同以及因用途不同導致二者技術方案中某些技術特征的差異。
比如案例1[2]，這是一件無效請求案件。涉案專利保護一種嬰兒床。請求人提交的證據1公開了一種供人乘坐的吊索式座椅。該案的爭議焦點在于：將證據1的吊索式座椅轉用作嬰兒床并相應進行結構上的改變是否是顯而易見的。請求人認為：證據1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床雖然結構上有差異，但是這種轉用是在非常接近的技術領域之間進行的，并且未產生預料不到的技術效果，因此轉用發明不具備創造性。
對于該案，如果從專利審查指南給出的若干考量因素判斷，會得出怎樣的結論呢？
首先，從技術領域的遠近程度來看，如果認為證據1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床具有相同的供人休息的功能，則可能得出技術領域頗為相近的結論。如果認為證據1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床因乘坐對象不同導致承重要求不同，則可能得出技術領域存在一定差距的結論。可見，技術領域遠近的判斷具有一定的主觀性。
其次，從是否存在技術啟示來看，證據1的吊索式座椅并未給出可以用于嬰兒床的教導。并且，這也是實踐中通常遇到的情形。如果最接近現有技術給出了將其應用于轉用后用途的教導，通常直接利用三步法即可得出結論，也就無需借助轉用發明的章節幫助判斷創造性。
再次，從轉用的難易程度以及是否克服技術上的困難來看，如果認為證據1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床具有相同的供人休息的功能，且嬰兒床對受力要求更簡單，則可能得出簡單轉用的結論。如果認為證據1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床因乘坐對象不同導致受力不同，且嬰兒床對于安全性要求更高，則可能得出轉用復雜的結論。可見，轉用難易程度的判斷也存在一定的主觀性。
另外，從轉用的技術效果來看，如果認為證據1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床帶來的技術效果都是提供休息，則可能得出技術效果相同且沒有超出預期的結論。如果認為證據1的吊索式座椅的技術效果是供成人休息，而涉案專利嬰兒床的技術效果是供嬰兒躺臥并保證安全，則可能得出技術效果不同的結論。此時還可能需要判斷涉案專利是否具有預料不到的技術效果。但是，怎樣的技術效果可以認為是預料不到的技術效果較難認定。
通過以上分析可知，對于本文提到的轉用發明的具體情形，即待審專利申請和最接近現有技術的區別在于用途不同以及因用途不同導致二者技術方案中某些技術特征的差異。審查指南中規定的若干考量因素似乎并不能十分有效和客觀地得出結論。
在案例1中，合議組通過引入要解決的技術問題這個考量因素，最終得出轉用發明具備創造性的結論。具體而言，合議組強調，證據1沒有給出能夠用于解決涉案專利所面臨技術問題的技術啟示。證據1涉及一種吊索式座椅，其中雖然也具有供乘坐者的支撐面布料以及作為支撐腿的鋁管，但這兩個部件之間的連接需要考慮如何使布料可以支撐乘坐者，但是涉案專利的嬰兒床并不涉及該技術問題。涉案專利要解決的技術問題為：使用螺鎖的現有組裝方式不理想，容易造成床座布的撕裂，造成外觀上的不美觀。另外，如果將證據1的吊索式座椅用于嬰兒床時還需要對床座等相關部件作較大的結構改變，并不是一種簡單的轉用。
轉用發明創造性判斷的補充考量因素
受案例1的啟發，筆者認為，可以將要解決的技術問題作為一個重要的補充考量因素，來幫助判斷轉用發明的創造性，特別是對于本文提到的具體情形，即待審專利申請和最接近現有技術的區別在于用途不同以及因用途不同導致二者技術方案中某些技術特征的差異。
具體而言，首先，需要分別確定待審專利申請與最接近現有技術各自所要解決的技術問題；其次，判斷最接近現有技術中是否存在待審專利申請要解決的技術問題；如果最接近現有技術中并不存在待審專利申請要解決的技術問題，待審專利申請要解決的技術問題是在轉用后產生的新的技術問題，并且待審專利申請與最接近現有技術的技術方案上中某些技術特征的差異恰恰是為了解決待審專利申請轉用后產生的新的技術問題而在最接近現有技術基礎上做出的調整，則可以認為待審專利申請并不能從最接近現有技術簡單轉用而來，該轉用發明具備創造性。可見，通過引入要解決的技術問題這個考量因素，可以相對較為客觀地幫助判斷轉用發明的創造性高度。
接下來，筆者嘗試通過以下案例來驗證和分析引入要解決的技術問題這個補充考量因素的合理性。
具體案例
案例2[3]
這是一個復審階段撤銷駁回決定的案例，待審專利申請保護一種導管球囊，具有太平洋紫杉醇以及蟲膠形成的藥物涂層，并進一步限定了涂層中兩種成分的用量。駁回決定引用的最接近現有技術D5公開了一種血管支架，也具有太平洋紫杉醇以及蟲膠形成的藥物涂層。待審專利申請和D5的區別在于：應用領域不同，待審專利申請用作導管球囊，其在進入心臟血管后瞬時膨脹使得表面的藥物涂層短時接觸血管內壁。而D5用作血管支架，其在進入心臟血管后膨脹展開長時間固定在血管內壁上并在一段時間內緩釋涂層中的藥物。待審專利申請和D5藥物涂層中太平洋紫杉醇和蟲膠兩種成分的用量不同。
駁回決定認為：無論是D1的血管支架還是待審專利申請的導管球囊，都是在治療心臟血管狹窄時進入心臟血管的常規植入物。因此，所屬領域技術人員將D5的血管支架轉用到待審專利申請的導管球囊是容易想到的。此外，關于藥物成分含量，所屬領域技術人員在D5公開用量的基礎上通過常規選擇即可確定。
針對案例2，如果引入要解決的技術問題這個考量因素，則會得出如下結論。首先，待審專利申請要解決的技術問題是：短時間內將藥物遞送到血管壁上，從而避免局部缺血和動脈損傷。與之相比，D5要解決的技術問題是：長時間內將藥物緩慢釋放到血管壁上，從而避免放置支架導致的副作用（例如炎癥反應和血管再狹窄）。也就是說，D5中并不存在轉用后待審專利申請要解決的技術問題。待審專利申請要解決的技術問題是將血管支架轉用為球囊導管后才出現的新的技術問題。并且，待審專利申請和D5藥物涂層中兩種成分含量的不同也是為了解決待審專利申請從血管支架轉用為導管球囊后新出現的技術問題而對藥物涂層的技術方案做出的調整。顯然，按照文本提出的引入要解決的技術問題這一考量因素，將得出轉用發明具備創造性的結論。
事實上，案例2中的合議組也是通過詳細分析待審專利申請和D5各自要解決的技術問題以及達到的技術效果之后得出了相同的結論。具體地，合議組指出，待審專利申請的導管球囊和D5的血管支架解決了不同的技術問題。D5的血管支架是一種長期放置在血管內的植入器械，其長期在血管內支撐血管流通，因此需要藥物能夠在較長時間內緩慢釋放以減少因血管支架植入而導致的副作用（例如炎癥反應和支架內再狹窄）。與之相比，待審專利申請為了防止植入支架（即D5所述的血管支架植入物）后所帶來的血管再狹窄，在血管收縮部位通過導管球囊的擴張在盡可能短的時間內將有效量的藥物遞送到血管壁中，從而減少局部缺血和動脈損傷。D5的血管支架和待審專利申請的導管球囊的應用目的、使用方式和藥物釋放需求不同。本領域技術人員無法從D5中獲得技術啟示。
對于案例2，如果從審查指南給出的上述若干考量因素判斷，可能反而會得出不具備創造性的結論。假設從技術領域的遠近程度來看，會容易產生技術領域非常接近的錯覺，因為無論是待審專利申請的導管球囊還是D5的血管支架，都是通過心臟介入手術進入心臟血管。并且，表面的藥物涂層都是將藥物釋放到血管壁上。但事實上，二者是在不同治療階段使用的，正如合議組提到的，D5的血管支架可以在支架手術時放置在病患心臟血管狹窄處。隨后某個時段，醫生可將待審專利申請的導管球囊進入心臟血管并瞬時膨脹展開接觸血管壁釋放藥物。假設從是否存在技術啟示來看，顯然D5的血管支架并未給出轉用到導管球囊的直接教導。假設從轉用的難易程度以及是否克服技術上的困難來看，似乎從血管支架到球囊導管的轉用并不困難，因為兩種治療方式都是非常常見的，并且表面都具有藥物涂層。假設從轉用的技術效果來看，如果認為技術效果是實現藥物的釋放，則技術效果似乎相同。如果認為技術效果是緩慢釋放相比于瞬時釋放，則技術效果不同。但是瞬時釋放相對于緩慢釋放并不一定具有預料不到的技術效果，因為導管球囊的應用場合必然要求瞬時釋放。
可見，至少對于本文引言開篇提到的轉用發明的情形，即待審專利申請和最接近現有技術的區別在于用途不同以及因用途不同導致的技術方案中某些技術特征的差異，從要解決的技術問題角度出發考慮創造性將得到更為客觀、有效和合理的結論。如果單從審查指南給出的上述若干考量因素判斷，則有可能得出不合理的結論。
案例3
待審專利申請涉及一種體內植入裝置，包含可生物降解的殼和含生物活性劑的芯。通過芯和殼的特殊幾何結構，實現了1年以上降解時段內在植入部位不同方向上藥物釋放的差異性。審查員引用的最接近現有技術D1公開了一種口服藥片，其也具有可生物降解的殼和含生物活性劑的芯。由此，待審專利申請與D1的區別在于：應用領域不同，待審專利申請用作體內植入裝置，而D1用作口服藥片；待審專利申請和D1關于芯和殼的幾何結構有區別。
對此，審查員認為，將D1的口服藥片轉用到待審專利申請的體內植入裝置是顯而易見的。首先，二者功能相同，都是通過可降解聚合物外殼實現活性劑芯的緩釋，因此屬于相近的技術領域。其次，關于活性劑緩釋時間和方向，所屬領域技術人員根據體內植入物的需求，通過調整含生物活性劑的芯和可生物降解聚合物的殼的幾何結構實現1年以上降解時段內在植入部位不同方向上藥物釋放的差異性是常規采用的技術手段。
對于本案，從本文提出的要解決的技術問題角度考量的分析過程如下。待審專利申請要解決的技術問題為：1年以上降解時段內在植入部位不同方向上藥物釋放的差異性。一方面，待審專利申請期望實現植入裝置在皮下或體內（例如臟器手術后）1年以上的降解時間，從而滿足長時間緩釋給藥的需求。而該技術問題是體內植入裝置的應用場合才會出現的。與之相比，D1的口服藥片并不涉及待審專利申請所面臨的技術問題。眾所周知，口服藥片通常在24小時至多幾天內代謝完畢，根本不會出現1年以上的降解時段需求。而且，由于人體的結構，無論是口腔溶解、胃部溶解還是腸道溶解，口服藥片也無法做到1年才降解。另一方面，待審專利申請期望在體內植入部位實現不同方向上藥物釋放的差異性，這是通過特殊的殼與芯的幾何結構實現的。關于這一點，D1的口服給藥也不存在不同方向上藥物釋放的顯著差異性，因為藥物經口進入胃腸之后，藥物各個外周方向在體內的釋放環境是大致相同的，即使有細微差異也不存在近1年降解時間段內在不同方向上藥物釋放的差異性。
可見，對于案例3，轉用后（即待審專利申請的體內植入裝置）要解決的技術問題在轉用前（最接近現有技術的口服藥片）中并不存在，轉用后要解決的技術問題恰恰是在轉用后才出現的。不僅如此，待審專利申請技術方案中某些特征相對于最接近現有技術的改變（芯和殼的幾何結構）恰恰是為了解決轉用后新出現的要解決的技術問題而做出的調整。因此，這種轉用發明并不是顯而易見的，應當得出具備創造性的結論。
結語
可見，對于本文關注的轉用發明的具體情形，即待審專利申請和最接近現有技術的區別在于用途不同以及因用途不同導致二者技術方案中某些技術特征的差異，通過引入要解決的技術問題這一考量因素，可以更加方便有效地幫助判斷轉用發明是否顯而易見。
另外，在實踐中，審查員往往傾向于使用預料不到的技術效果作為轉用發明具備創造性的前體條件。對此，筆者并不贊同。一方面，預料不到的技術效果并不是具備創造性的必要條件。更重要的是，怎樣的效果可以認為是預料不到的技術效果難以準確判斷。尤其是轉用前和轉用后解決的技術問題達到的技術效果已經發生變化的情形下，如何認定預料不到的技術效果并不清晰。另一方面，如果某些發明的創造性恰恰來源于轉用的過程以及轉用導致的技術方案的調整，忽略轉用本身而過分強調預料不到的技術效果似乎顯得本末倒置。如果認為轉用后的應用場景下必要會出現要解決的技術問題從而認為技術效果可預期，顯然也失之偏頗。因此，當轉用發明對于現有技術的貢獻與轉用的過程緊密相連的時候，拋開轉用過程本身的顯而易見性判斷，而直接跳到轉用后技術問題和技術效果是否客觀存在，則很可能會低估發明的創造性，得出不恰當的結論。
參考文獻：
1、 《專利審查指南 2023》國家知識產權局制定，知識產權出版社，2024年1月第1版，第194頁。
2、 無效審查決定第WX13734號，https://www.incopat.com/detail/init?puuid_g=3bdfc73dca85ad9a360f1641eefe7015&order_g=1&rows_g=100&sortFld_g=PD&basc_g=false&secondSortFld_g=&secondBasc_g=false&bdType_g=0&bdOrder_g=asc&currentMainTab_g=baseInfoTab。
3、 復審決定第190547號，https://www.incopat.com/detail/init?puuid_g=9abd9130de7d178b5e5b48e561414201&order_g=1&rows_g=100&sortFld_g=PD&basc_g=false&secondSortFld_g=&secondBasc_g=false&bdType_g=0&bdOrder_g=asc&currentMainTab_g=baseInfoTab。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：扈娟 中國貿促會專利商標事務所