“一案兩請”的申請方式在提交和審查過程中也存在一些風(fēng)險點(diǎn)，一旦沒有注意到這些細(xì)節(jié)，可能會給申請人或?qū)＠麢?quán)人造成損失。

作者 | 王博 李靜 北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

專利“一案兩請”，也稱為“一案雙申”、“一案兩報(bào)”等，指申請人就相同的技術(shù)方案，同日申請發(fā)明和實(shí)用新型兩種類型的專利。

"一案兩請"具有以下優(yōu)勢：

快速確權(quán)：實(shí)用新型專利通常12個月內(nèi)即可授權(quán)，為企業(yè)提供早期市場保護(hù)； 長期防護(hù)：發(fā)明專利經(jīng)實(shí)質(zhì)審查后穩(wěn)定性更高，且保護(hù)期長達(dá)20年； 戰(zhàn)略儲備：通過雙重申請降低技術(shù)泄露風(fēng)險，為后續(xù)維權(quán)提供更多籌碼。

因此，針對某些技術(shù)方案，很多申請人更愿意選擇“一案兩請”的方式申請專利。

但是，“一案兩請”的申請方式在提交和審查過程中也存在一些風(fēng)險點(diǎn)，一旦沒有注意到這些細(xì)節(jié)，可能會給申請人或?qū)＠麢?quán)人造成損失。

01

必須同步聲明，否則徹底喪失主動權(quán)

申請人在提交發(fā)明專利請求書和實(shí)用新型專利請求書時，應(yīng)當(dāng)在兩個請求書中都勾選表明“一案兩請”的相應(yīng)選項(xiàng)，即必須勾選“同日申請發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀薄?/p>

申請時未做出同日申請聲明的，審查員將不接受補(bǔ)交的同日申請聲明。

同日申請了相同發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明或?qū)嵱眯滦停刺岢鐾章暶鳎瑒t申請人不能通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利權(quán)。在這種情況下，申請人只能對發(fā)明專利申請進(jìn)行修改，使得其權(quán)利要求的保護(hù)范圍與實(shí)用新型專利不同，亦即使得兩者不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，才能獲得發(fā)明專利權(quán)。

如果申請人不修改發(fā)明專利的權(quán)利要求的范圍,則該發(fā)明專利將會被駁回。針對這種情況，讀者可以參考以下案例：第109490號復(fù)審決定以及北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出的（2016）京73行初4308號判決。

該案中，復(fù)審申請人在本發(fā)明申請的申請日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造還提出另一件實(shí)用新型專利申請，但在提出申請時未分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利。

經(jīng)實(shí)質(zhì)審查，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出了駁回決定，駁回理由是“權(quán)利要求1－10不符合專利法第九條第1款的規(guī)定。”

本申請復(fù)審階段，復(fù)審請求人未修改權(quán)利要求書。復(fù)審委認(rèn)為，由于本申請?jiān)谏暾垥r未對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了實(shí)用新型專利作出說明，不符合專利法第九條第1款及實(shí)施細(xì)則第四十一條第2款關(guān)于通過聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)，以獲得授予發(fā)明專利權(quán)的規(guī)定。因此，請求人不能通過放棄該實(shí)用新型專利權(quán)而獲得本發(fā)明申請的專利權(quán)，遂作出維持駁回的復(fù)審決定。

復(fù)審請求人向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，該院判決的相關(guān)認(rèn)定同復(fù)審決定，因而駁回原告訴訟請求。

02

“一案兩請”中發(fā)明專利的審查周期更長

在實(shí)務(wù)操作中，發(fā)明和實(shí)用新型同日申請的，部分發(fā)明申請的實(shí)質(zhì)審查可能會被延后。

此前，存在“一案兩請”的發(fā)明專利將延遲4年審查的說法，這種說法首見于2021年8月3日國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》修改對照表第五部分第七章第8節(jié)審查的順序中記載的延遲審查的部分，但在后續(xù)的《專利審查指南修改草案（再次征求意見稿）》中以及在2024年1月20日起施行的《專利審查指南（2023）》中，相關(guān)內(nèi)容已被刪除。但在審查過程中，發(fā)明申請的實(shí)質(zhì)審查還是可能存在被延后的情形。

此外，《專利審查指南（2023）》第5部分第7章第8.2節(jié)規(guī)定，同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型又申請發(fā)明的，對于其中的發(fā)明專利申請一般不予優(yōu)先審查。

也就是說，同案申請的發(fā)明不能提出優(yōu)先審查請求，發(fā)明和實(shí)用新型均不能請求快速預(yù)審，也就是說不能走加快通道。因此，以“一案兩請”方式提交的發(fā)明相較于單獨(dú)申請的發(fā)明，獲得授權(quán)的時間可能會更長。

03

可能影響實(shí)用新型專利維權(quán)

最高人民法院發(fā)布的《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2020）》披露的案例（（2020）最高法知民終699號）中，最高人民法院認(rèn)為，當(dāng)事人就同一技術(shù)方案同日申請發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，發(fā)明專利申請因不具備新穎性或者基于相同技術(shù)領(lǐng)域的一篇對比文件被認(rèn)定不具備創(chuàng)造性而未獲授權(quán)且其法律狀態(tài)已經(jīng)確定，當(dāng)事人另行依據(jù)授權(quán)的實(shí)用新型專利請求侵權(quán)損害救濟(jì)的，人民法院不予支持。也就是說，當(dāng)發(fā)明申請因新穎性和創(chuàng)造性被駁回時，有可能會影響實(shí)用新型的專利維權(quán)。

04

產(chǎn)生更多的費(fèi)用

同日申請的實(shí)用新型會產(chǎn)生申請費(fèi)用，并且該實(shí)用新型會先于發(fā)明授權(quán)，因此，在發(fā)明審查結(jié)束前需要每年繳納實(shí)用新型的維持年費(fèi)。

05

通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)來獲得發(fā)明專利權(quán)的特殊情況

根據(jù)《專利審查指南（2023）》第二部分第三章第6.2.2節(jié)的規(guī)定，經(jīng)審查如果發(fā)明滿足授權(quán)條件，則需要放棄實(shí)用新型專利權(quán)才能獲得發(fā)明專利權(quán)，或在不放棄實(shí)用新型專利權(quán)的情況下，需修改發(fā)明的保護(hù)范圍以獲得發(fā)明專利權(quán)。

另外，還存在一種特殊情況，即同日申請的實(shí)用新型在授權(quán)后由于某些原因失效或終止了（例如，未能及時繳納年費(fèi)），而且無法再恢復(fù)實(shí)用新型專利權(quán)時，在發(fā)明授權(quán)前，不能通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)的方式來使發(fā)明獲得授權(quán)，而只能通過修改發(fā)明的保護(hù)范圍的方式來獲得發(fā)明專利權(quán)。

這是因?yàn)椋?strong>雖然實(shí)用新型專利權(quán)失效了，但該專利權(quán)是存在過的，不能對相同的發(fā)明申請進(jìn)行重復(fù)授權(quán)。針對這種特殊的情況，讀者可以參考以下案例：第34931號無效決定以及北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出的（2018）京73行初3561號判決。

在該案中，涉案專利是申請日為2011年8月4日，授權(quán)公告日為2016年5月11日的發(fā)明專利。無效請求人在無效程序中提交了證據(jù)8，主張涉案專利與證據(jù)8屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，請求宣告涉案專利全部無效。證據(jù)8為實(shí)用新型專利，授權(quán)公告日為2012年5月9日，因未在期限內(nèi)繳納或繳足年費(fèi)而被終止，終止日期為2013年8月4日（涉案專利授權(quán)公告日前），證據(jù)8與涉案專利具有相同的申請人、申請日，且兩者具有完全相同的權(quán)利要求書，即涉案專利的權(quán)利要求1-10分別與證據(jù)8的權(quán)利要求1-10完全相同。專利權(quán)人在申請日提出涉案專利和證據(jù)8的申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利。另外，本案無效程序中專利權(quán)人未修改權(quán)利要求書。

專利權(quán)人主張涉案專利符合專利法第九條第1款的規(guī)定，證據(jù)8為在涉案專利授權(quán)之前已經(jīng)終止的實(shí)用新型專利，等同于放棄，因此本案屬于第九條第1款但書規(guī)定的情形。

但合議組認(rèn)為，在涉案專利授權(quán)日2016年5月11日之前，在先獲得授權(quán)的實(shí)用新型專利權(quán)即證據(jù)8已經(jīng)于2013年8月4日終止，其實(shí)際已進(jìn)入公有領(lǐng)域，可供公眾自由實(shí)施應(yīng)用，如果專利權(quán)人后來就此發(fā)明創(chuàng)造又獲得發(fā)明專利權(quán)，對公眾來說是有失公平的，這是專利法第九條第1款所不允許的。由此可見，涉案專利并不符合以放棄實(shí)用新型專利權(quán)的方式避免重復(fù)授權(quán)的條件，并不屬于專利法第九條第1款規(guī)定的例外情形。由于屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)用新型即證據(jù)8在本專利授權(quán)公告日之前獲得專利權(quán)，因而涉案專利不能被再次授予專利權(quán)。綜上，本專利權(quán)利要求1-10不符合專利法第九條第1款的規(guī)定。

無效決定作出后，專利權(quán)人向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，該院作出判決認(rèn)為，原告對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請了實(shí)新型專利又申請了發(fā)明專利，實(shí)用新型專利權(quán)在發(fā)明專利授權(quán)前已獲授權(quán)并因未在期限內(nèi)繳納年費(fèi)或終止繳納年費(fèi)，不屬于專利法第九條第1款所規(guī)定的例外情形，因此，涉案專利權(quán)利要求1-10不符合專利法第九條第1款規(guī)定之情形，不具備授權(quán)條件，進(jìn)而判決駁回原告訴訟請求。

因此，在“一案兩請”實(shí)務(wù)中，如果申請人想要通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)來獲得發(fā)明專利權(quán)，則在發(fā)明授權(quán)之前，務(wù)必要保持實(shí)用新型專利權(quán)是有效的。

06

PCT國際申請不能通過“一案兩請”的申請方式提交

PCT國際申請?jiān)谶M(jìn)入中國國家階段時只能以一件申請進(jìn)行提交，且只能選擇以發(fā)明類型或者以實(shí)用新型類型進(jìn)入中國國家階段，不能同時選擇兩種類型。因此PCT國際申請?jiān)谶M(jìn)入中國國家階段時，不能采取“一案兩請”的申請方式進(jìn)行提交。

同日聲明只能對同時向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出的發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利申請?zhí)岢觯虼耍罁?jù)巴黎公約向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出的專利申請可以通過“一案兩請”的申請方式提交。

綜上，雖然“一案兩請”方式具有許多優(yōu)點(diǎn)，但是它也存在許多細(xì)節(jié)需要專利申請人格外注意，避免產(chǎn)生不必要的損失。

end

（本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表知產(chǎn)力立場）