《美國聯邦法典》第28編第1782條（a）（以下簡稱“第1782條”）規定，在滿足特定條件的情況下，美國聯邦地區法院可以頒發命令，要求住所或居所在其轄區內的主體提供證詞、陳述，或提供相關文件或其他物品，以便在外國或國際法庭的程序中使用。近年來，在眾多跨境糾紛中，出現了當事人利用第1782條向美國法院申請取證，以支持其在中國訴訟中的主張。這種情況最常見于跨境商事訴訟和仲裁糾紛，但近年來，在專利、商業秘密等技術類知識產權訴訟中也屢見不鮮。
在中國的知識產權訴訟中，權利人常常面臨取證困難。例如，所主張的專利涉及方法權利要求，或技術秘密為配方、工藝，此時往往需要被告的生產工藝、源代碼等機密文檔以證明侵權。原告難以通過合法手段自行收集這些材料。眾所周知，美國的證據開示（discovery）范圍和力度通常超過其他國家。因此在某些情況下，例如被告是美國公司或在美國有子公司，利用美國的證據開示制度來嘗試收集一些國內難以收集的證據也是一個思路，但美國的法院訴訟程序中有“保護令（protective order）”，通過discovery獲得的證據也不是隨意可以用于外國訴訟的，而是需要基于第1782條向美國申請批準。
筆者近期在兩起技術類知識產權訴訟中代理被告，均遇到原告依據第1782條，向美國法院申請將美國平行訴訟中開示的證據用于中國訴訟的情況。最終，美國法院均駁回了原告的請求。本文將結合其中一個具體案例，簡要介紹通過第1782條向美國法院取證的相關問題。
利用第1782條向美國聯邦地區法院申請證據開示的申請人需要滿足一些法定條件：
1. 證據開示必須用于外國或國際法庭的程序；
2. 申請人必須是上述程序的利益相關方；
3. 被要求提供證據的個人或實體的住所或所在地必須在申請人提交申請的美國聯邦地區法院管轄范圍內。
這些法定條件一般較易滿足。
聯邦地區法院對于是否允許證據開示擁有自由裁量權。美國最高法院在Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.案中明確，裁定第1782條的請求時可以考慮四個因素（“Intel要素”）：
1. 所請求的證據是否在外國法庭的司法可及范圍內，即使沒有第1782條的幫助也可獲得；
2. 外國法庭的性質、外國訴訟的特點，以及外國政府、法院或機構對美國聯邦法院提供司法協助的接受程度；
3. 第1782條的請求是否掩蓋了規避外國或美國有關外國取證限制或其他政策的企圖；以及
4. 是否包含過度介入（外國司法程序）或帶來繁重負擔的請求。
Intel要素是法院在決策是否提供協助時的考量因素，但并不要求每個要素都支持法院的決策，法院也不必考慮所有這些因素，但請求方應盡可能的證明在每個要素下的必要性和合理性。而反對第1782條請求的當事人則有責任證明任何可以拒絕該申請的事實。
在Intel要素（1）中，關注的是在不依賴第1782條的情況下，所請求的證據是否可獲得。在我們的案例中，作為中國訴訟的當事人，被告向美國法院提交了中國律師（包括一位前法官）的聲明，論證中國法院完全有權要求當事人舉證，例如《最高人民法院關于知識產權民事訴訟證據的若干規定》第二條規定的舉證責任分配規則、第二十四條規定的書證提出令以及第二十五條規定的拒不提交證據所面臨的不利后果。美國法院認為，在Intel要素（1）方面，對請求人不利。
關于Intel要素（2），要求考慮外國法院對于美國聯邦地區法院協助的接受程度，這并非指證據本身是否會被外國法院接受，而是外國法院對這種協助的態度。在我們的案例中，被告向美國法院指出，原告在中國訴訟的起訴狀中已經宣稱通過對被控侵權產品的分析能夠確認侵權，因此并不需要第1782條的額外證據開示。美國法院認為，雙方在這一要素上是均勢的，但也提到中國法院可能因程序繁瑣且多余而不太歡迎外國的證據開示。
Intel要素（3）要求考慮請求人是否試圖通過第1782條繞開外國訴訟中不利的取證程序。這并不要求請求人在外國訴訟中窮盡所有證據開示的努力。在我們的案例中，被告證明在中國訴訟中有多種途徑允許原告獲得所請求的證據，無需求助于第1782條，而原告并未嘗試這些途徑。此外，原告在中國訴訟中明確表示已具備證明侵權所需的證據，如今又尋求第1782條，表明其可能是為了繞過中國的證據收集程序，違背了司法禮讓和高效的目標。
Intel要素（4）要求所請求的證據開示不會過度介入或帶來繁重負擔。在我們的案例中，原告主張的權利要求為產品權利要求，且已購買被控侵權產品的樣品，完全能夠通過實物檢查和被告公開的技術文檔來證明侵權。要求被告提供包含生產工藝等機密信息的文件，對于本案而言是重復的，且與案件需求不成比例。
我們注意到，近些年來第1782條已逐漸從單純的調查取證手段演變為具有較強威懾力的進攻手段。在我們的案例中，原告請求開示的證據包括被告的生產工藝等高度機密文件，包含被告生產的幾乎所有技術訣竅（know-how）。一旦泄露，后果不堪設想，被告自然不愿輕易提供。而原告在中國訴訟中事實上并不需要被告的生產工藝等機密文件即可證明侵權，原告甚至提交了第三方鑒定機構的鑒定意見，通過對被控侵權產品的分析，得出其落入專利保護范圍的結論。因此，在中國訴訟中使用被告的機密文件是完全不必要的。
事實上，隨著中國近年來在知識產權舉證規則和實踐方面的逐步完善，原告的舉證難度已大大降低，也意味著在中國訴訟中尋求第1782條協助的必要性越來越低。律師在代理此類知識產權案件原告時，應結合案件情況，充分論證應用第1782條的必要性，即為何某些證據在中國程序中難以獲得且必不可少。而如果代理被告，則從相反角度進行反駁，證明中國的司法程序已經給予了當事人足夠的取證可能性，而支持這一點的專家聲明（比如從事過中國司法審判工作的專家）會很有幫助。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：董寧 夏鋒 己任律師事務所