典型案例：商業秘密案件中，如何認定消極使用行為？

被訴侵權人基于原告技術信息規避錯誤研發路線，屬于消極使用行為

閱讀提示：商業秘密案件中，原告要想讓法院支持其訴訟請求，必須證明被告實施了具體的侵權行為。其中，最常見的一種侵權行為就是使用行為。那么，原告是否負有必須提交直接侵權證據的義務呢？原告如何舉證被告使用了原告的技術信息？如果被告沒有直接使用，只是進行了參考，是否構成侵權？本期，李營營律師團隊根據多年來辦理商業秘密案件的經驗，結合一則典型案例，與大家分享。

裁判要旨：

被訴侵權人實際使用的信息系在涉案商業秘密信息基礎上修改、改進而來，或者系基于涉案商業秘密信息規避錯誤研發路線而得的，即便其與涉案商業秘密信息存在一定差異甚至完全不同，人民法院亦可以根據具體情況認定被訴侵權人構成對涉案商業秘密信息的改進型使用或者消極使用。

案情簡介：

1.原告某模具公司系某技術秘密獨占許可使用人，對該技術信息采取了相應的保密措施，與員工簽訂的勞動合同中包括保密條款。

2.被告呂某華從原告公司離職后，以其子名義開辦被告某材料公司，又實際控制被告某精密模具公司，混同經營，在經營過程中招聘被告周某、蔡某群等原告公司的員工。

3.2018年6月28日，原告發現被告某材料公司、某精密模具公司生產、銷售宣稱具有其模具品牌技術背景的熱流道產品并實際造成原告客戶訂單數量減少，遂向當地市場監管部門舉報。市場監管部門在行政執法過程中委托北京某知識產權司法鑒定中心就原告主張的涉案技術相關秘密點進行鑒定，鑒定意見為具有非公知性。

4.原告認為被告某材料公司、某精密模具公司在明知被告呂某華、周某、蔡某群系原告前員工的情況下，非法獲取并使用原告的技術秘密和經營秘密，遂向江蘇省蘇州市中級人民法院起訴，要求判令:1.各被告立即停止侵權行為;2.某材料公司、某精密模具公司、呂某華共同賠償其經濟損失及合理費用1000萬元，周某就其中的300萬元承擔連帶責任，蔡某群就其中的10(萬元承擔連帶責任;3.各被告共同承擔本案的訴訟費用。

5.被告某材料公司、某精密模具公司、呂某華、周某、蔡某群共同辯稱:原告所主張的技術信息以及客戶信息均不符合商業秘密的構成要件，其行為均不構成侵權。

6.2021年5月13日，江蘇省蘇州市中級人民法院判決：各被告立即停止侵害原告商業秘密的行為，被告某材料公司、某精密模具公司、呂某華共同賠償原告某模具公司經濟損失及合理費用200萬元;被告周某就前述第二項判決賠償金額中的100萬元承擔連帶責任，被告蔡某群就前述第二項判決賠償金額中的50萬元承擔連帶責任;駁回某模具公司的其它訴訟請求。

7.各被告以原告請求保護的信息不構成商業秘密其從未使用過涉案秘密點，一審判決賠償數額過高為由提出上訴。

6.2023年6月14日，最高人民法院認定原告主張的信息構成商業秘密，并且各被告行為構成使用行為，二審判決駁回上訴、維持原判。

（該案于2024年2月24日入選人民法院案例庫，屬于參考案例）

案件爭議焦點：

某材料公司、某精密模具公司是否實際使用了涉案商業秘密？

法院裁判觀點：

一、商業秘密的“使用”，意味著涉案商業秘密被應用于產品設計、產品制造、市場營銷及其改進工作、研究分析等。

根據《最高人民法院關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定》第九條的規定，被訴侵權人使用商業秘密的方式通常有三種，一是在生產經營活動中直接使用商業秘密，二是對商業秘密進行修改、改進后使用，三是根據商業秘密調整、優化、改進有關生產經營活動。后兩種使用方式通常稱之為改進型使用和消極使用，雖然在這兩種情形下，被訴侵權人在最后生產環節實際使用的信息與涉案商業秘密會存在一定差異甚至完全不同，但其在產品設計、改進或研究分析等環節中依然使用了商業秘密，因此可能節約了研發成本或者采取了針對性策略，并據此獲取不正當競爭優勢，故應當依法認定構成使用商業秘密。

二、各被告之間存在非法獲取、非法披露行為，存在參考使用原告技術信息行為。被訴侵權人在最后生產環節實際使用的信息與涉案商業秘密會存在一定差異甚至完全不同，不影響被訴侵權人身份的認定。

根據在案證據可知，呂某華開辦某材料公司、借助某精密模具公司的主體資格以及在實際經營過程中大量招聘某模具公司原員工，均是為了非法獲取并實際使用涉案商業秘密，在生產場所內存放的圖紙及資料內容與某模具公司主張的技術秘密實質一致，呂某華等人在向昆山市監局所作的陳述中亦認可加工裝配熱流道系統及噴嘴、分流板等組件參考了上述圖紙和資料，某材料公司銷售上述產品時還向客戶釋放類似“某模具公司技術背景”的信息。另外，呂某華在經營某材料公司期間招聘蔡某群即是為獲取和使用蔡某群掌握的經營信息，蔡某群入職某材料公司后即將部分某模具公司客戶信息和產品報價資料披露給某材料公司，某材料公司通過案外公司轉售的部分終端客戶，亦是某模具公司的客戶，某材料公司還以“低于某模具公司模具同類產品的價格銷售”等用語對外進行宣傳。據此，某材料公司、某精密模具公司已經實際不當獲取并使用了其獲取的商業秘密，現某材料公司、某精密模具公司、呂某華、周某、蔡某群僅以從葉某娥處提取的部分紙質圖紙和電腦中未發現涉案技術秘密、其生產環境、實際加工工藝、產品品質、客戶群體等都與某模具公司存在較大不同為由，主張涉案被訴行為不構成商業秘密使用行為，不予支持。

綜上所述，最高人民法院認為各被告構成侵犯原告商業秘密，判決維持原判、駁回上訴人的上訴請求。

案例來源：

《某模具公司訴某材料公司、某精密模具公司、呂某華、周某、蔡某群侵害商業秘密糾紛案》-商業秘密改進型使用、消極使用的認定（該案于2024年2月24日入選人民法院案例庫，屬于參考案例）

實戰指南：

一、原告代理律師在論證被告構成“消極使用”時應注意什么？

原告在論證被告構成消極使用時，注意搜集被告自認或者證人證明被告企業在加工、生產中參考了原告的技術秘密的證據，這就是侵犯商業秘密行為中的“消極使用”證據。同時注意輔助搜集被告企業的宣傳行為帶有原告技術背景等字眼的證據，這樣可以與被告自認或證人證言中的“消極使用”相互印證。在消極使用行為中，并不要求原被告的技術信息完全一致，絕大多數情況下原被告的技術信息表面對比是不同的，因此，被告如果以兩者技術信息不同主張其不構成侵權，屬于無效抗辯。消極使用表現為在產品研發、設計、改進、分析等環節中參考原告技術信息，起到了節約成本、縮短周期、提高效率的作用。法律打擊被告消極使用的行為，否則將鼓勵“彎道超車”的不正當競爭行為。

二、離職員工設立同類企業和招聘原單位職工的行為都可以被論證為被告實施侵權行為的一部分。

本案中，最高人民法院首先論證了被告呂某華在設立同類公司某材料公司和某精密模具公司的事實情況，目的是得出被告兩個公司與原告公司存在經營同類業務的事實，與下一步論證設立人呂某華具體開展經營活動的措施是否合法形成邏輯鏈條。第二步，最高人民法院開始論證呂某華設立兩個公司之后招聘活動，注意這里的用詞，是招聘了大量原告的員工。這里的量詞能夠說明呂某華以及兩個公司的經營目的異常，因為一家正常的企業，在招聘時不會著重招聘特定企業來源的員工，以避免發生糾紛。被告兩家企業設立后大量招聘原告的員工，目的至少包括直接使用該員工在原告企業工作期間獲得的工作經驗和技術經驗。此時，如果被告不能就此進行合理性說明和解釋，法院將推定該大量招聘動作的目的是為了非法獲取并實際使用原告的商業秘密。

三、商業秘密案件中的不正當使用，并不需要直接證據證明。

很多人甚至很多律師，都以為商業秘密中的侵權行為必須要有直接證據證明。實際上，商業秘密中的侵權行為并不需要直接證據證明。原因大致有兩點：第一，是因為侵犯商業秘密行為本身就很隱蔽，很難取證。可以從反法第九條中看出，4類法定的侵權商業秘密都很難取證。第二，在如此難以取證的情況下，中央一直強調對于知識產權強保護，司法就必須降低權利人的舉證難度，否則難以契合中央精神。根據我們多年來辦理大量技術秘密案件的經驗，在絕大多數的民事案件中，原告都沒有直接證據證明被告直接使用原告的商業秘密，除非被告的技術信息與原告主張的完全相同。但是，法院基本上都是在多角度論證的情況下，對原告的技術信息進行了保護。本案中法院的做法就代表了近年來我國司法實踐的情況，這也是最高人民法院將本案錄入人民法院案例庫作為參考案例的意義所在。

專業背景介紹：李營營，北京云亭律師事務所高級合伙人，北京企業法律風險防控研究會第二屆理事會理事，畢業于中國社會科學院研究生院，民商法碩士（公司法方向），專注于民商事訴訟與仲裁、商業秘密民事與刑事、保全與執行等實務領域，在最高人民法院、各省級高級人民法院成功辦理多起重大疑難復雜案件，辦理案件標的金額超過百億元。在民事擔保業務領域，李營營律師長期帶領團隊扎根深入研究擔保與反擔保訴訟案件相關的法律問題和裁判規則。在擔保與反擔保領域，李營營律師根據長期深入研究專項領域的積累成果，形成了近百篇專業研究文章，在交出版社陸續出版成書的同時在平臺上進行發布，希望讀者能夠更多了解擔保與反擔保知識，避免使自己合法權益收到損害。同時，李營營律師辦理多件大額擔保案件，并取得良好效果。在商業秘密非訴項目方面，李營營律師團隊可以有效協助企業完成與商業秘密相關的融資、債轉等業務。李營營律師團隊深耕知識產權民事糾紛和刑事犯罪領域多年，對涉知識產權（尤其是商業秘密）相關法律問題均有深入研究。李營營律師代理的多起知識產權民事案件獲得判決的勝訴結果，代理多起客戶作為原告成功爭取法院3倍懲罰性賠償，代理客戶成功取得2.02億元賠償金額（該案是我國目前商業秘密案件中判賠金額最高的商業秘密民事案件，超過此前判賠金額最高的香蘭素案件1.59億元）代理的多起被告客戶成功爭取法院判定不構成侵權、成功解封全部查封的勝訴結果，代理多起被害企業成功啟動刑事立案、刑事追訴、成功爭取犯罪分子得到刑事處罰結果；代理多起被告人/被告單位處理的涉商業秘密犯罪刑事案件也取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果。2023年，李營營律師代理的商業秘密民事案件入選某高級人民法院知識產權白皮書。2024年4月，李營營律師全程代理的商業秘密民事案件被最高人民法院評為典型案例。2024年4月，李營營律師全程代理的另一起商業秘密民事案件（代理原告）被某省高級人民法院評為省內唯一一件判賠額最高的案件。同時，李營營律師在商業秘密體系建設領域，也具有豐富的項目經驗。協助多家企業客戶完成企業商業秘密保密體系運行情況的法律盡職調查，成功為多家企業客戶建設完善的商業秘密保密體系。在民商事爭議解決領域，李營營律師主辦大量重大疑難復雜案件，多次成功爭取法院支持客戶訴訟請求、二審改判等結果，得到眾多客戶的一致好評和肯定。在保全與執行領域，李營營律師主辦了大量難度較大的執行案件，例如：疫情封控期間，在一周內代理客戶保全被告數億現金；代理客戶成功撤銷法院凍結企業工商信息；代理客戶成功撤銷法院已經完成的拍賣行為；代理客戶成功阻擋申請執行人拍賣土地、廠房，最終爭取執行和解的圓滿效果。截至目前，李營營律師在“法客帝國”“民商事裁判規則”“保全與執行”等公眾號發表與商業秘密、公司實務、保全與執行等話題相關專業文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院轉載，廣受業內人士好評。2022年，李營營律師結合多年來辦理大量執行審查類相關業務的經驗，以真實案例為導向，對各種業務場景下的主要法律問題、典型裁判規則、風險應對策略和解決方案建議進行類型化匯總和歸納，合著出版《保全與執行：執行異議與執行異議之訴實戰指南》。接下來，李營營律師團隊會陸續出版商業秘密訴訟實戰的相關書籍、技術合同糾紛實戰相關書籍，以更好服務客戶。