近期，最高人民法院知識產權法庭審結了一起因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛上訴案件，認定專利權人通過犯意誘導型的陷阱取證方式所獲證據不能單獨證明侵權成立，專利權人基于此提起高額侵權訴訟，屬于明知自己的訴訟請求明顯缺乏事實基礎，構成惡意訴訟。該案一審由廣州知識產權法院審理。

主動提供技術方案誘導他人實施專利

并據此起訴構成惡意訴訟

【二審】最高人民法院（2022）最高法知民終2586號

【一審】廣州知識產權法院（2021）粵73知民初392號

廣東某新材料公司是名稱為“一種導軌”實用新型專利（以下簡稱涉案專利）的專利權人。廣東某新材料公司在未取得中山市某制品廠侵害其涉案專利權的初步證據的情況下，通過其業(yè)務員向中山市某制品廠提供包含涉案專利完整技術方案的圖紙，要求其按照圖紙生產樣品，并購買該樣品。隨后廣東某新材料公司對中山市某制品廠及其投資人李某提起專利侵權訴訟。廣東某新材料公司還向中山市某制品廠的客戶發(fā)送侵權警告函，稱中山市某制品廠涉嫌侵犯其專利權，提示客戶勿購買侵權產品。在專利侵權案件中，生效判決認為，被訴專利侵權行為系經過專利權人的許可實施，不屬于未經許可的侵權行為，判決駁回廣東某新材料公司的訴訟請求。在該專利侵權案結案后，中山市某制品廠、李某認為廣東某新材料公司通過誘導取證提起專利訴訟行為構成惡意提起知識產權訴訟，向廣州知識產權法院起訴，要求廣東某新材料公司賠償訴訟中的合理支出并支付精神損害賠償金。

廣州知識產權法院認為，廣東某新材料公司屬于故意引誘中山市某制品廠實施侵權行為，相當于“教唆”，使原本沒有侵權意圖的人產生侵權意圖并實施侵權行為，廣東某新材料公司構成惡意提起知識產權訴訟，遂判決廣東某新材料公司賠償律師費在內的合理支出共計11.5萬元。

廣東某新材料公司不服，提起上訴，主張其雖然取證方式存在瑕疵，但由買方向工廠發(fā)送圖紙以確定產品信息屬于行業(yè)交易習慣，要想獲得中山市某制品廠的侵權證據，只能通過向其提供圖紙的方式來獲得，客觀上沒有替代的取證方式。

最高人民法院二審認為，被訴侵權人基于他人行為而實施侵害知識產權行為所形成的證據，可以作為權利人起訴其侵權的證據，但被訴侵權人僅基于權利人的取證行為而實施侵害知識產權行為的除外。即便如廣東某新材料公司所言，買方定制是本行業(yè)慣例，但該行業(yè)慣例并非要求權利人一定要向制作方提供完整的技術方案來完成交易過程，其完全可以只向制作方提出尺寸、規(guī)格等不涉及具體技術方案的要求，從而僅為被訴侵權人提供交易的一般條件或者機會。在此情況下，如果制造方制造的產品落入涉案專利權保護范圍，則構成侵害涉案專利權的行為。但是，廣東某新材料公司在本案中并未如此行事，而是直接向中山市某制品廠提供了包含涉案專利完整技術方案的圖紙并要求其按照圖紙進行生產，使其按照圖紙制造的產品必然落入涉案專利權保護范圍。此種取證行為實際上是誘導中山市某制品廠實施被訴侵權行為，違反誠信原則，并非廣東某新材料公司所稱的取證瑕疵，廣東某新材料公司以上述方式取得的證據，不應在專利侵權訴訟中被采納。

廣東某新材料公司在沒有證據表明中山市某制品廠已經侵權或即將侵權的情況下，通過向其提供技術方案，誘導中山市某制品廠制造、銷售落入涉案專利權保護范圍的產品，并以所取得的產品作為侵權證據提起訴訟。并且，廣東某新材料公司在訴訟中只提交對其有利的證據，有意隱瞞誘導取證的事實，還通過主張高額侵權賠償金、申請財產保全、向相關客戶發(fā)送侵權警告函的方式，干擾、影響中山市某制品廠的正常經營。上述事實說明廣東某新材料公司并未審慎行使訴訟權利，而是意欲通過訴訟行為給他人造成不必要的損失或經營困難，其行為明顯超出了正當維權的合理限度，主觀上具有較為明顯的惡意，構成惡意提起知識產權訴訟。

綜上，最高人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

本案訴訟的發(fā)生源于專利權人的誘導取證行為，屬于明知自己的請求缺乏事實依據仍提起訴訟，具有侵害對方合法權益的不正當訴訟目的，構成惡意訴訟。本案判決體現了權利人應嚴守訴訟誠信、謹慎行使訴訟權利、注意取證方式的合法性、不得濫用權利的司法導向，對于此類惡意訴訟案件的處理具有參考意義。

來源 | 最高人民法院知識產權法庭

編輯 | 蔡 冰

校對 | 羅冠明

審核 | 侯 潔