作者：錢光文 凌宗亮

根據商標法第五十九條第三款的規定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。實踐中，如果商標注冊人在申請商標前也實際使用了該商標，那么在先使用人使用商標的時間是否必須先于商標注冊人實際使用商標的時間，還是只要在商標申請前使用即可，司法實踐中的認識并不統一，仍存在一定爭議。

一、關于在先使用時間點的爭議

有觀點認為，先用權抗辯制度的設定是為了彌補注冊原則的缺陷，平衡商標注冊人與在先使用人之間的利益。如果商標注冊人在申請日之前已經開始實際使用，并在事實上使注冊商標在申請日之前即發揮了識別功能的，主張先用權抗辯的一方當事人即使仍僅在原有范圍內使用，亦無法避免市場混淆的后果，從而喪失了主張不侵權抗辯和繼續使用的正當性基礎。因此，如果商標注冊人在申請日之前也具有實際使用行為，在先使用人的使用行為還應早于商標注冊人的實際使用時間。在廣州正譽知識產權代理有限公司與正譽企業管理（廣東）集體股份有限公司等侵害商標權糾紛中，法院認為，在先使用抗辯中的使用須在注冊商標申請日前使用，且須早于商標注冊人對商標的使用，即“兩個先于”標準。

也有觀點認為，對于在先使用時間只先于注冊商標申請日的善意先使用者而言，要求在先使用的時間必須同時符合“兩個先于”條件，可能過于嚴苛。比如，商標注冊申請人雖然在類似商品范圍內使用競爭性商標的時間早于商標在先使用抗辯人，但由于地域阻隔、商標注冊申請人商標知名度較小等原因，在先使用抗辯人無從知曉商標注冊申請人已經使用競爭性商標的事實，并且因此擴大了營業規模，擁有了自己穩定的交易圈，使用的商標也獲得了一定知名度。此種情況下，允許注冊商標權人對其行使停止侵害請求權和損害賠償請求權，顯然不符合商標在先使用抗辯制度設立的宗旨。

在上訴人北京中創東方教育科技有限公司與被上訴人北京市海淀區啟航考試培訓學校等侵害商標權糾紛中，法院認為，“在商標法第五十九條第三款的適用中，雖然從字面含義上，在先使用行為應早于商標注冊人對商標的使用行為，但是因該要求的實質是要通過這個要件排除在先使用人具有惡意的情形，故在把握這個要件時應把在先使用是否出于善意作為重要的考量因素，而不應拘泥于條款本身關于時間點先后的字面用語。具體而言，并非只要商標注冊人早于在先使用人對商標進行了使用便當然認定先用權抗辯不成立。如商標注冊人雖存在在先使用行為，但在先使用人對此并不知曉，且亦無其他證據證明在先使用人存在明知或應知商標注冊人對注冊商標的申請意圖，卻仍在同一種或類似商品或服務上使用相同或相近似的商標等其他惡意情形的，即不能僅因商標注冊人具有在先使用行為而否認先用抗辯的成立。”

二、在先使用抗辯不應要求先于商標注冊人使用

筆者認為，成立在先使用抗辯并不要求在先使用抗辯人實際使用商標的時間必須先于商標注冊人實際使用時間。但如果在先使用人明知或應知商標注冊人在商標申請注冊前已經實際使用相關商標，仍然基于不正當競爭的目的在相同或類似商品上使用與其相同或近似的商標，那么在先使用人就無權主張在先使用抗辯。

首先，僅從商標法第五十九條第三款的規定看，無法得出在先使用人必須先于商標注冊人實際使用相關商標的結論。商標法第五十九條第三款規定的時間點僅包括“商標注冊人申請商標注冊前”，并沒有要求必須先于商標注冊人實際使用，否則商標法第五十九條第三款就應當直接規定：“商標注冊人實際使用擬申請注冊商標前”。或者說，在先使用抗辯條款主要調整的是在先使用未注冊商標與注冊商標善意共存的問題，主要針對商標注冊人在申請商標注冊前未實際使用商標的情況，并無意調整或涵蓋商標注冊人申請注冊商標前也實際使用商標的情況。

其次，如果商標注冊人在申請商標注冊前也實際使用了相關商標，實際上涉及兩個未注冊商標之間的沖突問題。具體可以分為以下兩種情況：一是商標注冊人使用商標先于在先使用抗辯人實際使用，但在先使用抗辯人實際使用時，商標注冊人使用的商標并不具有一定影響；二是商標注冊人使用商標先于在先使用抗辯人實際使用，且在先使用抗辯人實際使用時，商標注冊人使用的商標已經具有了一定影響。對于上述情況應當如何處理，并不應簡單地以使用時間的先后判斷在先使用抗辯人是否有權繼續使用。即使沒有商標法第五十九條第三款規定的在先使用抗辯條款，已有的法律規定也可以解決上述問題。

一方面，我國商標法、反不正當競爭法對未注冊商標的保護均設定了一定的門檻，也就是未注冊商標必須具有一定的影響，除代理人或代表人等有特殊關系的人搶注商標外，只有具有一定影響的未注冊商標才可能受到保護。因此，對于上述第一種情況，即使商標注冊人先于在先使用人使用相關商標，由于尚不具有一定影響，其無權禁止他人（代理人或代表人除外）注冊或使用相關商標。也就是說在先使用人雖然使用時間晚于商標注冊人，但其使用行為是正當的。即使商標注冊人事后取得了注冊商標，也不能因此使得原本正當的使用行為成為侵權行為，這也是在先使用抗辯條款的價值或目的所在。

另一方面，具有一定影響的未注冊商標的排他力并不是絕對的，其僅有權禁止他人基于不正當競爭的目的而擅自使用的行為。如果他人主觀上并不知道商標注冊人已經實際使用且取得一定影響，商標注冊人無權禁止他人使用。《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第一條第二款規定，在不同地域范圍內使用相同或近似的知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，在后使用者能夠證明其善意使用的，不構成反不正當競爭法第五條第二項規定的不正當競爭行為。因后來的經營活動進入相同地域范圍而使其商品來源足以產生混淆，在先使用者請求責令在后使用者附加足以區別商品來源的其他標識的，人民法院應當予以支持。因此，對于上文提及的第二種情況，即使商標注冊人使用的商標在在先使用抗辯人使用時已經具有一定影響，商標注冊人也僅有權禁止惡意的使用人擅自使用其已經具有一定影響的商標，而善意的在先使用抗辯人仍有權繼續使用，至多承擔附加區別性標識的義務。

三、在先使用抗辯人的主觀狀態應為善意

對于商標注冊人在申請商標注冊前即已實際使用商標的情形，不應簡單地比較在先使用抗辯人和商標注冊人實際使用商標的時間先后，而是應判斷在先使用抗辯人使用商標時是否存在搭便車等不正當競爭目的，主觀上是否明知或應知商標注冊人已經實際使用相關商標并具有一定影響。這符合商標法規定在先使用抗辯的制度目的，即保護在先使用人的正當利益。只有在先使用人主觀上為善意時，其使用商標產生的利益才值得保護，基于在先使用行為而對注冊商標權進行限制也才具有正當性。

對此，域外也有相似的立法例。如《日本商標法》第三十二條即規定：“在他人商標注冊申請前，在日本國內不是出于不正當競爭的目的，而在該商標注冊申請的指定商品或指定服務或與其類似商品或類似服務上使用該商標或與其近似商標的結果，在該商標申請注冊之際，已使消費者廣為知曉該商標表示與其業務相關的商品或服務時，其使用者當在繼續于其商品或服務上使用該商標的場合，擁有在其商品或服務上使用該商標的權利。該業務的承繼者也同樣如此。”美國在Tea Rose等案中，明確在商標注冊人和在先使用人均實際使用商標時，應著重考察在先使用人的主觀狀態。如果兩個使用人在兩個距離遙遠的地區獨立善意地使用相同或近似的商標，建立起各自的商譽，那么這兩個使用人分別是各自所在區域的在先使用人，其善意的在先使用行為不應被禁止。